被告が異議申し立てのある商標の付いた製品またはサービスからまだ売上を上げていない場合でも、商標権侵害に対して訴訟を起こすことができます。マドラス高等裁判所は、Tirumala Milk Products Private Ltd 対 Swaraj India Industries Ltd and Orsの事例の暫定的な命令でこれを確認しました。裁判所は、被告が原告の登録商標であるThirumalaおよびThirumala Milkに類似したマークを使用することを制限しました。「Tirumala」は、インドで有名な巡礼地です。
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被告は、原告のマークに類似したマーク Tirumalaa Dairyを使用していました。商標のスペルが異なっていても、違いは簡単には識別できませんでした。原告は1998年以来、乳製品にブランド名Thirumala Milkを使用しています。Tirumala Milkや Thirumala Milk–Source of Purityなどの関連商標は、クラス16および29に登録されています。 被告であるKute Groupは、同じクラスの商標 Tirumalla Oil Refineryと Tirumalla デバイスの登録を申請していました。
原告は登録に反対し、被告は反訴し、商標は彼らの最初の創造物であると主張しました。被告は原告の顧客やビジネスパートナーに働きかけ始め、彼らの製品をTirumalaa Daairyという名前でオンラインとオフラインで宣伝し始めました。音声の類似性と欺瞞の可能性のために、原告は、詐称通用と商標権侵害で被告企業とその取締役を訴え、1,000万ルピー（135,000米ドル）の損害賠償を求めました。
被告は、事件を審理するためにマドラス高等裁判所の管轄権に異議を唱え、主張に反論し、原告が重要な事実を隠蔽して裁判所を誤解させたと主張しました。商標登録は、原告の商標を登録する前に問題を提起していましたが、原告は、それらが乳製品に関連していないことを明らかにしました。彼らはさらに、彼らはChennaiの地域内で事業を行っているので、裁判所が問題を決定する管轄権を持っていると述べました。裁判所は原告の主張を支持しました。
被告はまた、原告の市場での地位に関して裁判所を誤解させるために、原告が誇張したマーケティングおよび広告の数字を提出したと主張しました。裁判所は会計の調査を拒否し、次の様に述べました。「原告は公認会計士の証明書を作成しました。裁判中は、売上高と広告費として与えられた数字の信憑性に関して公認会計士を尋問することが常に被告に開かれています。」
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裁判所は、商標 Tirumalaが独自性を保持し、原告の製品に直接関連しているという原告の主張に同意しました。被告は、原告が商標を独占することはできないと述べて、この主張に対抗しようとしました。裁判所は、被告が実際に販売市場に投入を開始することなく、積極的に製品をマーケティングしていると述べました。裁判所は、同様の商標を使用して、原告が確立した評判に乗ろうとしていると判断しました。これは詐称通用に相当します。
商標登録が、2つの異なる業界の製品とサービスにすでに存在していたため、商標を登録する前に問題を提起していました。原告は、業界の別々の分野でマークを使用することを明確にし、その後、登録が許可されました。
裁判所は、原告は被告によって提起されたすべての請求を却下した後、商標保護を受ける権利があると判断しました。被告は、ラベルとパッケージに大幅な変更を加えることを申し出、乳製品にMoosipsの商標を使用することを提出しました。彼らはまた、より小さなフォントで「Tirumalaa」の商標が付いた新しいパッケージのデザインを提出しました。これは再び異議を唱えられ、裁判所は、変更を加えるという申し出は不誠実であると判断しました。裁判所は、最終決定まで、被告に対して絶対的な暫定的差止命令を発行しました。
この事例は、侵害者が商標から利益を得ていなくても、商標の違法な使用が影響を与える可能性があることを示しています。販売を開始する前に製品をマーケティングするために侵害商標を使用することは、実際の販売と同じくらい侵害行為です。裁判所の判決は、行為が侵害者に利益をもたらさない場合でも、その行為が商標権侵害に相当する可能性があることを立証しています。
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