中国出海企业如何维护知识产权

作者: 周争平,康达律师事务所
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现今日益复杂的国际环境下,中国企业对外开展国际贸易活动面临着越来越严峻的挑战。其中,知识产权作为当下各国关注的重点领域,成为了企业出海必须面对和解决的重要问题。在此背景下,有必要深入探讨中国出海企业在知识产权保护方面面临的挑战和应对策略。本文将以笔者代理的一起跨境知识产权纠纷案件为例,分析诉讼思路与诉讼策略,以期帮助中国企业在全球市场竞争中,维护知识产权,有效防止他国滥用诉讼权益,侵犯自身合法利益,适应复杂的国际环境和经济局势,提升自身国际竞争力。

案例介绍

Zhou Zhengping, Kangda Law Firm
周争平
高级合伙人
康达律师事务所
电话: +86 139 7518 1755
电子信箱:
zhengping.zhou@kangdalawyers.com

2022年5月27日,新加坡智能家居和远程监控科技公司Portus Singapore及其美国子公司Portus根据《美国法典》第35章中《美国专利法》第271条之规定,在德克萨斯州东区联邦法院对美国无线消费电子产品营销商Uniden America提起专利侵权诉讼,指控其销售的有线和无线摄像头侵犯其8,914,526号和9,961,097号美国专利所涉的家庭智能远程控制与监控技术。Portus要求Uniden America停止侵权和承担律师费用,以及依据《美国法典》第284条之规定,承担损失三倍的惩罚性赔偿。本案所涉产品的生产制造商是位于中国珠海的安士佳电子,专门从事安防监控产品的研发、制造、销售。根据Uniden America与安士佳电子签订的协议,如果产品涉及知识产权侵权,必须由安士佳电子对其承担所有连带赔偿责任。因此,一旦涉案产品构成侵权,安士佳电子不但将面临巨额赔偿,还会严重影响其已经在美销售的产品,并对其每年价值数千万美金的出口业务带来巨大风险。

安士佳电子收到Uniden America的通知后,立即委托笔者团队代表康达律师事务所全权代理本案。本团队在充分研判起诉状中所涉专利技术及诉讼请求后,联合安士佳电子的研发部、技术开发方、销售部和财务部等多个部门,分析美国最高院关于专利侵权认定的经典案例,Graver Tank一案中确定的“功能-手段-效果”三步测试法以及等同侵权的构成要素,发现涉案产品技术明显有别于Portus主张的被侵权专利技术。遂就两种技术功能、手段、效果方面存在的根本性差异进行充分论证,对涉案产品不构成侵权进行了强有力的分析与说明。

笔者团队以上述分析为依据,要求Uniden America必须以不构成侵权为基础,做出积极抗辩。最终,本案原告Portus公司撤诉,法院亦于2023年4月13日以不可再诉的驳回起诉的裁定结案,有力地维护了安士佳电子的合法权益。

现状分析

当前,中国企业应对海外知识产权纠纷,仍有诸多问题亟待解决。一方面,发生此类纠纷时,积极应诉的中国企业较少,大多数选择不应诉。这往往导致企业支付巨额赔偿,或是高昂的专利、商标使用费,甚至退出该国市场。另一方面,中国企业的海外知识产权布局存在缺失。在扩展海外市场时,许多企业未进行全球性知识产权战略部署,也没有对知识产权进行系统性的长远规划。在面对频繁的知识产权诉讼和争端时,企业常需要支付大量资金,走和解之路。

建议与启发

本案中,安士佳电子积极应诉,不仅维护了公司合法权益,还为产品进入美国市场清除障碍,争取到更多的市场机会,对中国企业同类型案件的维权提供了宝贵经验。笔者建议中国企业在出海过程中,依据企业实际情况提前做好知识产权布局,建立外部维权机制,避免产品遭到侵权,完善销售渠道。同时,深入调研行业和其他竞争对手的知识产权风险情况,借鉴专业机构经验,提前熟悉出海国知识产权相关法律与政策规则,做好纠纷应对机制安排。

对企业来说,出海本身既是一种机遇,也是一种挑战。只有在航行中不断适应风向,不断调整掌舵桅杆,才能做到平稳向前,最终成功抵达目的地。


周争平康达律师事务所高级合伙人,他的联系方式是电话+86 139 7518 1755以及电邮zhengping.zhou@kangdalawyers.com

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