상표 침해자의 협조?

저자: Manisha Singh 및 Dhruv Tandan, LexOrbis
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최근 Havells India Limited v Azad Singh 사건에서, Delhi 고등법원은 원고에게 유리한 가처분 결정을 내리면서 피고인 Azad Singh이 원고 소유의 등록상표 Reo를 어떤 방식으로든 사용하지 못하도록 금지했다.

Havells는 하루가 다르게 신제품이 쏟아지는 전기 제품을 취급하는 유력 회사로 케이블과 전선, 모터, 팬, 모듈형 스위치, 가전제품 등 다양한 제품을 판매하고 있다. 저장력(低張力) 케이블에 대해서는 등록 상표 REO/를 보유하고 있다. Havells는 또한 다른 스타일의 상표를 출원하여 7류, 9류 및 11류에 대해 출원 중이며, 이들은 제품에 부착하는 라벨에 표시할 것이다. “REO” 상표는 원고의 브랜드 이름과 연관성이 많다.

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
파트너
LexOrbis

Havells는 피고가 원고의 라벨에 표시된 것과 ‘똑같거나 기만적으로 유사한’ 상표 Reo-LT/ 및 ReoLT를 채택한 것에 대한 불만이 적지 않았다. 심지어 피고는 9류에 상표 등록까지 신청했다.

원고는 피고의 상표가 자신의 Reo 상표를 완전히 ‘차용한’ 것이라고 주장했다. 피고는 단순히 저장력(Low-Tension)을 의미하는 접미사 LT를 상표에 추가했을 뿐이었다. 원고 또한 관련 제품을 설명할 때 해당 용어를 사용했으므로 이것은 단지 설명하는 표현이 될 수 있다. 그러나 원고는 피고의 제품은 위조품이기 때문에 오픈 마켓에서 구할 수 없다고 주장했다. 해당 제품들은 기만적인 방식으로 판매되었고, 마치 피고가 원고와 관련이 있다는 인상을 주었다.

상표 침해 여부를 판단할 때, 법원은 소비자 기만 가능성을 판단하기 위해 3중의 동일성 테스트(identity test)를 진행한다. 신청자가 충족해야 하는 세 가지 필수 요건은 두 상표가 ‘유사한지’ 또는 ‘기만적으로 유사한지’ 여부, 두 상표가 동일한 상품과 관련하여 사용되는지 여부, 동일한 거래 채널에서 판매 또는 유통되는 상품인지 여부이다.

이 사건의 사실관계는 경쟁 상표가 기만적으로 유사하고, 동일한 상품과 관련하여 사용되었으며, 또한 동일한 거래 채널을 통해 판매되었으므로 테스트의 범위에 해당한다.

Dhruv Tandan
Dhruv Tandan
소속 변호사
LexOrbis

상표의 사전(事前) 사용은 상표권 침해 소송에서 피고가 사용하는 가장 일반적인 방어 수단이다. 1999년 상표법 제34조에 따르면, 등록상표의 소유자 또는 등록 사용자는 신청인이 상표를 사용하기 전에 그 소유자 또는 전임자가 동일하거나 유사한 상표를 계속 사용한 경우에 해당 상표의 사용을 방해하거나 제한할 수 없다고 규정하고 있다. 본 사건에서 원고는 2012년부터 Reo 상표를 광범위하게 지속적으로 사용해 왔다고 주장했다. 그러나 피고의 변호사는 의뢰인의 적절한 지침이 없다는 이유로 신청에 대해 어떠한 주장도 제기하지 않았다.

두 상표를 비교한 법원은 피고의 상표가 원고의 상표를 모방한 것이라고 판단했다. 또한 원고의 상표권에 대해 허위로 진술하고 침해할 가능성이 명백하게 현존하는 것으로 판단하여 Havells의 손을 들어주었다. 그러면서 법원은 저장력 케이블이라는 것을 설명하는 약어인 LT를 REO의 접미사로 추가하더라도 피고의 상표와 Havells의 상표를 정확하게 구별할 수 없다고 판단했다. 비록 최소한으로 상표를 변형한 것이기는 하지만 소비자들의 혼동 가능성을 막을 수는 없기 때문에 금지명령 구제의 필요성이 더욱 커졌다. 법원은 또한 피고가 자신의 상품과 관련하여 문제된 상표를 사용한 사실이 없다는 것을 입증하지 못했기 때문에 ‘편의의 균형’도 원고에게 유리하다고 판단했다. 피고가 문제의 상표를 사용하지 못하도록 제지하지 않으면 Havells측에 돌이킬 수 없는 손실이 발생할 것이다.

법원은 원고의 신청을 받아들여 피고가 자신의 상표이자 상호인 Reo-LT 또는 Havells의 상표인 Reo와 기만적으로 유사한 다른 상표를 사용하지 못하도록 금지명령을 내렸다. 원고의 신청에 따라 법원은 현지 집행관을 지정하여 ‘모방한’ 마크가 부착된 제품을 압수하도록 했다. 원고는 피고가 해당 상품을 폐기해야 한다고 주장했고, 해당 상품과의 어떠한 연관성도 부인했다. 이 사건은 불법적인 상표 도용으로부터 안전한 상표가 없다는 것을 잘 보여주고 있다. 상표 소유자는 지식재산의 오용을 경계하고 소중한 자산을 보호할 수 있도록 즉각적인 조치를 취해야 한다. 그리고, 상표 침해자의 ‘협조’는 결코 기대하지 않아야 한다.

Manisha Singh은 LexOrbis의 파트너이고, Dhruv Tandan은 소속 변호사이다.

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