쥐를 둘러싼 공방: 도덕성과 수정에 대해

1970년 제정된 인도 특허법 제3조(b)항은 ‘도덕성’에 반하거나 ‘인간, 동물 또는 식물의 생명에 심각한 피해를 초래할 수 있는’ 방식으로 사용되거나 활용될 의도가 있는 발명품에 대한 특허를 금지한다. 도덕성과 생명에 대한 심각한 피해에 대한 평가는 특허청 심사관의 전적인 재량에 맡겨진다. 이미 광범위하게 규정된 조항에서 모호한 도덕성 개념을 언급하고 이를 주관적으로 적용하는 것은 사회적으로 유용한 발명과 의료 기술에 대한 특허 보호를 거부하는 결과를 초래할 수 있다.

마드라스 고등법원에서 진행된 Regeneron Pharmaceuticals 대 Controller of Patents and Designs 사건에서, 해당 특허는 두 가지 연관된 근거로 거부됐다. 심사관은 해당 수정안은 법 제3조(b)항에 따라 특허로 인정될 수 없기 때문에 해당 신청은 법 제59조에 따라 수정될 수 없다고 결정했다.

원래 신청서에서 Regeneron Pharmaceuticals는 쥐, 세포 및 쥐의 사용에 대한 특허를 주장했다. 심사 후, 심사관은 법 제3조(j)항에 따라 동물은 특허 대상이 될 수 없다는 이유로 이의를 제기했다. 이에 Regeneron은 유전자 변형 쥐를 만드는 방법에 대한 특허를 주장하는 방향으로 신청서를 수정했다. 그러나 심사관은 먼저 해당 방법이 도덕성에 반한다는 이유로 수정된 신청을 거부했다. 두 번째 이유는 수정이 발명의 전체 범위를 변경했다고 판단했기 때문이었다. 신청자는 심사관의 결정에 대해 고등법원에 항소했다.

특허 불허와 관련된 문제에서, 심사관은 주장된 방법이 도덕성에 대해 심각한 의문을 제기한다고 판단했다. 동물의 유전적 정체성을 수정하는 것은 인간에게 실질적인 의학적 또는 기타 이익이 없는 상태에서 동물에게 고통을 초래할 것이라고 본 것이다. 그러나 법원은 신청자가 심사 보고서에 대한 답변에서 해당 발명이 인류에게 이익이 될 것이라고 명확히 언급했음을 발견했다. 심사관은 자신의 결정에서 이를 간략히 언급했을 뿐이었다. 신청자는 발명의 주제가 의학 연구를 통해 인류에게 유익하다는 주장을 분명히 했다. 심사관이 유전자 변형 쥐가 인간에게 실질적인 의학적 또는 기타 이익이 없다고 결론 내린 것은 사실 진술에 대한 기록과 일치하지 않았다. 법원은 심사관이 제기된 주장에 대한 정확성을 충분히 검토하지 않았다고 판단했다.

두 번째 문제와 관련하여, 심사관은 쥐 및 사용 청구에서 방법 청구로의 변경은 원래 작성된 청구 범위를 초과하였으므로 허용되지 않는다고 판단했다. 법원은 유전자 변형 쥐, 항원 결합 단백질, 표적 벡터 및 핵산 구조체를 만드는 방법을 청구한 수정안을 분석했다. 법원은 명세서나 발명의 주제에 변화가 없었다고 판단했다.

수정된 청구의 주제는 명세서에 공개되어 있었다. 그러나 심사관은 원래 청구와 수정된 청구만을 고려했을 뿐, 명세서 전체를 검토하지 않았다. 법원은 Allergan Inc 대 Controller of Patents 사건에서 델리 고등법원의 획기적인 판결을 근거로, 수정 결정은 수정 전 청구의 전체 명세서를 고려해야 하며, 단순히 수정 전 청구 자체를 텍스트적으로 제한된 방식으로 해석해서는 안 된다고 판단했다. 따라서 심사관의 청구 수정 거부는 근거가 없었으며, 법원은 심사관의 결정을 취소했다.

법원은 특허청에 수정 신청을 재검토할 것을 지시했다. 이러한 재검토 과정에서 무의식적인 편견이 개입되지 않도록, 원래 결정권자가 아닌 다른 담당자가 이 과정을 수행하게 된다. 특허청은 사건의 사실에 근거하여 청구가 법 제3조(b)항에 따라 특허를 받을 수 없는지 여부를 객관적으로 평가해야 한다. 새로운 결정권자는 수정된 청구를 신중히 검토하고 사실에 기반하여 분석해야 한다. 최종 결정은 논리적이고 합리적이어야 한다. 이 판결은 수정 전 허가에 대한 결정이 더 넓은 기준에서 이뤄져야 한다는 점을 강조한다. 수정된 청구는 원래 청구를 문자적으로 읽는 것에 그쳐서는 안 되며, 전체 명세서의 세부 사항을 고려하여 허용되어야 한다.

Manisha Singh은 LexOrbis의 파트너 변호사이고, Neha Ruhela는 Managing Associate이다.