인도 지재권 항소위원회의 글로벌 브랜드 인지도 인정

저자: Manisha Singh and Simran Bhullar, LexOrbis
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외국에서 상표를 등록하는 것은 여러 난제를 수반하며, 특히 현지 회사들과 경쟁해야 합니다. 기업의 글로벌화로 브랜드들은 전 세계의 소비자에게 다가갈 수 있으나, 현지 시장의 회사들이 경쟁 상대를 제거하기 위해 기술적 장애물을 만드는 경우 법적 문제를 겪을 수 있습니다. ‘Lovesac Company 대 Avneet Kaur 외’ 사건에서 원고는 지식재산권 항소위원회(IPAB)에 제20호(가구 및 플라스틱 제품) 범주에 등록된 피고의 Lovesac 상표를 삭제할 것을 요청했습니다. 원고는 또한 사건이 판결되기 전까지 상표 사용의 유지를 요청했습니다.

Manisha Singh,LexOrbis
Manisha Singh
파트너
LexOrbis

원고는 피고의 상표가 동일한 상품군에 신청한 원고의 상표인 “Lovesac”과 동일하다고 주장했습니다. 원고 회사의 창립자는 1995년부터 미국에서 빈백 소파를 제작했습니다. 해당 창립자는 2002년 미국에서 Lovesac이라는 상표를 등록했으며, 현재 원고 회사의 전신인 Lovesac Corporation을 설립했습니다. 해당 브랜드는 각종 수상과 평론가들의 호평을 받아 국제적인 인지도를 얻었습니다. 2017년 Lovesac Corporation은 동일 이름으로 미국 내 70개 소매 아울렛을 운영했으며, 기타 가구 판매업체들을 통해서도 제품을 판매했습니다. 2004년부터는 온라인 웹사이트(www.lovesac.com)를 운영하여 글로벌 소비자의 직접 구매 또한 가능해졌습니다.

원고는 Lovesac이라는 상표는 창립자가 만든 단어로, 이에 따라 그 자체로 고유하다고 주장했습니다. 해당 상표는 17개 국가에서 보호를 받을 수 있으며, 현재 그 외 17개국에서 상표 등록을 기다리고 있습니다. 원고 회사는 2018년 인도에서 제18호(가죽 제품), 22호(밧줄, 포대, 가방), 24호(직물), 25호(의류 및 신발), 35호(비즈니스 서비스 및 자문) 범주에 상표를 등록했습니다. 20호에 대한 등록 신청은 승인을 기다리고 있었습니다.

원고는 피고가 2018년 외관과 음운상 모두 동일한 “Lovesac”이라는 상표의 등록을 신청한 것이 부정직하며, 상표의 기만적인 모방이라고 주장했습니다. 과거 ‘Amar Singh Chawal Wala 대 Shree Vardhaman Rice와 General Mills’ 사건은 기만적으로 유사한 상표는 상표의 사용이 정직할 수 없다고 판결한 바 있습니다. 또한, ‘Hindustan Pencil Pvt Ltd 대 India Stationery Products’ 사건은 상표의 사용이 선의에 의한 것이 아닌 경우 상표가 지속될 수 없다고 판결했습니다.

피고는 상표의 그래픽 디자인이 다르며, 피고가 해당 로고를 인도에서 최초로 사용했다고 주장했습니다. 또한 피고는 원고가 2020년에야 뒤늦게 항소를 신청했으며, 정정 신청서도 제때 제출하지 않았음을 강조했습니다. 피고는 피고의 상표가 선의로 등록되었으며, 원고보다 먼저 상표를 등록했다고 주장했습니다. 원고가 피고의 상표 등록 이후 3개월간 이의를 제기하지 않았기 때문에, 뒤늦게 상표에 대한 소유권을 주장할 수는 없다고 반박했습니다. 피고는 원고가 신청을 등록한 제20호 범주가 빈백을 포함하지 않기 때문에, 원고가 상표 등록 승인을 기다리는 동안 빈백을 제작할 의도가 없었던 것이라고 주장했습니다.

Simran Bhullar,LexOrbis
Simran Bhullar
소속 변호사
LexOrbis

IPAB는 피고의 상표 등록 신청에 악의가 있다고 판단했습니다. 비록 원고가 피고의 등록 이후에 상표 등록을 신청했으나, 마드리드 협약에 따라 원고가 해당 상표의 우선 사용자로 간주된다고 판결했습니다. 인도의 상표 등록청은 피고의 등록 신청 검토 시 실수로 원고의 신청에 대한 언급을 생략했습니다.

전 세계의 많은 법원은 브랜드의 글로벌 인지도를 인정하고 있으며, 원고는 실제로 미국에서 2002년부터 빈백과 관련하여 등록된 상표를 사용했습니다. Love와 sac이라는 단어의 조합이 기만적 모방이 아니라는 피고의 주장은 Lovesac이라는 단어의 조합이 흔하지 않기 때문에 기각되었습니다. IPAB는 원고의 주장이 더 강력하다고 간주했으며, 이에 따라 가처분 금지 명령을 내렸습니다. 양방 당사자는 동일 업계에서 경쟁 업체로, 피고가 원고의 상표 등록을 방해하려고 한 증거 또한 발견됐습니다. 두 상표는 합리적인 소비자에게 혼동을 일으킬 만큼 기만적으로 유사했습니다. 로고 디자인이 다르다고 해서 동일 상품에 대한 상표의 사용이 적법화될 수는 없습니다. 현재 본 사건에 대해서 추가 심리가 열릴 예정입니다.

브랜드들은 새로운 시장에 진출하기에 앞서 상표 등록과 관련하여 신속하게 대응해야 합니다. 상표의 침해가 발견되면 지체없이 법적 행동을 취해야 할 것입니다.

Manisha Singh(왼쪽)은 LexOrbis의 파트너이며, Simran Bhullar 는 소속 변호사입니다.

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