印度知识产权上诉委员会认可商标的跨境声誉

作者: Manisha Singh、Simran Bhullar,LexOrbis
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一个新地区获得商标注册是颇具挑战性的,特别是来自当地的竞争。全球化使各品牌方能够接触远距离的客户,但如果本地企业试图通过制造技术性障碍来消除竞争,即使是全球知名品牌也会面临法律上的麻烦。在 Lovesac Company诉Avneet Kaur&another 一案中,申请人向印度知识产权上诉委员会(IPAB)申请,撤销被申请人在第20类(即家具和塑料制品)注册的Lovesac商标,其还要求在案件判决前被申请人暂停使用该商标。

Manisha Singh,LexOrbis
Manisha Singh
合伙人
LexOrbis

申请人称,被申请人使用的商标与其在相同商品上的原有商标“Lovesac”完全相同。1995年,申请公司的创始人在美国开始制造其原创无框家具,2002年,他为该家具申请了Lovesac商标,并在美国获得注册。同年,他成立了该公司的前身Lovesac公司。之后Lovesac商标品牌获得了各种奖项和荣誉,并因此获得了国际认可。截至2017年,该公司在美国境内以其品牌名称经营着70家零售店,并在其他家具店销售其产品。从2004年起,全球客户可以通过网站www.lovesac.com,在线购买该品牌产品。

申请人称,“Lovesac”商标是一个创造出来的词汇,没有通常的含义,因此,具有固有的独特性。该商标已在17个司法管辖区获得保护,并正在另外17个司法管辖区等待注册。申请公司于2018年在印度第18类(皮革制品)、第22类(绳索、麻袋和包)、第24类(纺织品)、第25类(服装和鞋类)和第35类(商业服务和咨询)注册了商标,其在第20类的注册申请正在等待受理。

申请人称,被申请人在2018年不诚实地提出了商标注册申请,该商标与“Lovesac”商标具有混淆性相似、发音相同,被申请人一味抄袭Lovesac商标。Amar Singh Chawal Wala诉Shree Vardhaman Rice and General Mills 一案判定,在他人已使用商标后,再使用与该商标具有混淆性相似的商标是不诚实的行为。Hindustan Pencil Pvt Ltd诉India Stationery Products一案判定,如果一个商标没有被善意使用,它就不能被继续使用。

被申请人称,其所使用商标的图形与申请人商标图形不同,而且该商标是最先在印度被使用的。因申请人于2020年提出商标申请,且未及时修改申请,因此被申请人申请注册商标这一事项并不紧迫。被申请人辩称,该商标是善意注册的,且其在申请人之前注册了该商标。由于申请人在该商标注册后三个月内没有提出反对意见,因此现在不能提出索赔。第20类商标申请不包括豆袋,因此,申请人在等待商标注册期间并不打算生产豆袋。

Simran Bhullar,LexOrbis
Simran Bhullar
律師
LexOrbis

知识产权上诉委员会认为,被申请人似乎是在恶意提出申请。尽管申请人在被申请人之后提出申请,但根据《马德里公约》,申请人仍将被视为该商标的在先使用者。商标注册人在要求对被申请人的商标申请出具的审查报告中,无意中忘记提及申请人提出的商标申请。

许多判决都承认了商标的跨境声誉,而且,该案申请人自2002年起就在美国同类产品上使用了该注册商标。被申请人认为love和sac这两个词只是描述性的说法是不能成立的,因为Lovesac这个词并不常见。知识产权上诉委员会认为,申请人的理由充分,因此批准了临时禁令。当事人双方是同一市场的竞争者,有证据表明,被申请人曾试图阻碍申请人的商标申请。这两个商标非常相似,足以在理性消费者心中造成混淆。不同的标识不能使在同一产品使用该商标合法化。目前正等待进一步的审理。

各品牌方打算在新地区进行扩张时,必须迅速采取行动。如果出现侵权行为,品牌方必须采取法律行动,刻不容缓。

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