裁判官ではなく、当事者が先端技術訴訟を主導する

標準必須特許（SEP）の分野は極めて対立が激しく、急速に進化していますが、イングランド・ウェールズ控訴裁判所が「Optis Cellular Technology LLC and Ors vApple Retail UK Ltd and Ors」裁判で下した最近の判決において、「訴訟を主導するのは当事者である」という原則を改めて強調しました。裁判所は、裁判所の裁量権に制限を設け、裁判所が公正、合理的かつ非差別的（FRAND）なライセンスの評価をする際に、実際の比較事例の重要性を再確認しました。本件はモバイル通信特許のライセンス供与に関するものでした。控訴人であるOptisは標準化団体に宣言された4G（LTE）標準に必須である特許を保有しており、SEP保有者であり、OptisはGoogleに付与したライセンスに基づくロイヤルティを求めていました。一方、SEPの実施者であるAppleは、自社のライセンス履歴に基づく、より低い評価額となる一時金を提示しました。

第一審裁判所は、いずれの解決策にも同意せず、専門家による評価証拠を却下し、独自の手法で特許群の年間価値を決定しました。Appleを含む他のSEP保有者と締結した契約を含む多数のライセンスを平均化し、Optisの推定される特許群のシェアが0.38%であるという数字を用いて、裁判官はグローバルな一括ライセンス料を5643万米ドルと算定しました。控訴の争点は、FRANDに準拠したライセンスの実際の費用ではなく、その算定方法にありました。

控訴裁判所は控訴を認め、第一審裁判官の手法は手続的に不公正で、裁判証拠に裏付けられておらず、原則的にも誤っていると判断しました。一時金の内訳を1ユニット当たりのレートにまで掘り下げる手法を用いた会計専門家の証拠を退けたことは正当化できませんでした。内訳は、構造・地域・時期が異なるライセンスを比較するために必要不可欠な（不完全ながらも）手法です。

裁判官の平均化手法は恣意的で、主観的な仮定や統計的な「いいどこどり」を含んでいました。当事者は検証や反論の機会を与えられず、公正な手続きの権利が侵害されました。

FRANDライセンスの判断は、実際かつ信頼できるライセンス契約に基づいて行われます。裁判所は裁量権によりこのような契約を解釈することはできるけれど、独自の経済モデルを採用することはできないとしました。特に、販売数量、特許群の強さ、市場状況を軽視するようなモデルは認められません。

裁判所は複数の点を明確にしました。第一に、比較可能なライセンスの優位性です。これは、対象、範囲、交渉状況が類似し、同一のSEP特許群を含むライセンスを指します。次に、内訳方法が正当であること。無償提供、単純割引、複合割引のいずれであっても、一時金契約から一貫した価格指標を抽出する内訳は認められます。

ロイヤルティの形式は様々です。一時金、単位当たり（DPU）固定レート、またはアドバロレム（売上高比例）ロイヤルティのいずれもFRANDとなり得ます。適切な形式は市場慣行や実施者のビジネスモデルによって違ってきます。交渉態度も重要です。当事者はFRAND条件の合意に向けて誠実かつ意欲的でなければなりません。本件では、Optisがアドバロレムレートを、AppleがDPU方式を譲らず、双方が柔軟性を欠いていました。

重要なのは、専門家の証拠の意義です。内訳が主観的で個人的判断によるものだとしても、専門家の証拠を排除する理由にはなりません。商業ライセンスは複雑かつ多面的であり、裁判所はこうした証拠を必要としています。特にSEPやFRAND条件が関わる事案で、裁判官が自らが検証していないモデルを用いることは許されません。

最後に、SEP保有者がしばしば「ホールドアップ」に訴えたり、実施者が「ホールドアウト」を行うことは、比較可能なライセンス全体の信頼性を損なう可能性があります。

この判決は、英国におけるFRAND訴訟の予測可能性を高めるだけでなく、SEP保有者と実施者に対し、訴訟を検討する前に堅実な比較可能ライセンスを参照するよう警告しています。裁判所は新たな状況に合わせて手法を調整することはできますが、専門家分析の証拠的基礎を無視することはできません。司法の革新は、透明性、公正な手続き、対審的検証の尊重に基づかなければなりません。

この判決は、SEPのライセンサーとライセンシーに明確な指針を示します。過去の市場慣行に基づく合理的で十分に裏付けられたライセンス提案は、理論や硬直的な枠組みよりも重視されます。Optis事件は、評価は司法的直感ではなく商業的現実に基づくべきだという原則への回帰です。5G、AI、IoTのSEP訴訟が目前に迫る中、本件は画期的な判例となるでしょう。

Essenese ObhanはObhan & Associatesのマネージングパートナー、Urvashi Singhは同事務所のアソシエイトです。