实用新型专利: IP策略的组成部分

近几年，中国企业多次通过实用新型专利，在与外资企业的知识产权争夺中给对方造成了相当大压力，外资企业不得不开始重视中国实用新型专利，并相应地重新审视相关知识产权策略。

其中与实用新型有关的中外知识产权案例有：正泰诉施耐德案，2007年浙江帅康电气诉伊莱克斯（中国）“燃气灶风门调节装置”实用新型专利侵权案；2008年浙江冀发电器诉日本牧田（中国）“斜割锯横杆结构”实用新型专利侵权案；2008年至今上海海尔集成电路与美国微芯科技公司之间的一系列知识产权纠纷（涉及海尔多项实用新型专利），以及2010年爱国者作为一方与中国惠普和东芝（中国）作为另一方发生的专利纠纷（涉及爱国者 USB PLUS数据传输技术的发明和多项实用新型专利）。

知识产权策略变化

由于实用新型授权不需要经过实质审查，相对发明专利，对创造性的要求较低，申请所需的时间较短且成本较低，因此，在企业知识产权战略层面上，中国企业往往更倾向于申请实用新型专利。

相反，对于外资企业而言，由于其在中国的专利申请大部分是来自于在先的外国发明专利申请，所以在中国申请专利时，主要申请发明专利。

但是，近年来情况有所变化。中国企业开始更多地申请发明专利，而外资企业也开始重新审视实用新型专利的有效性。一方面，2008年修订并于2009年实施的中国《专利法》和今年修订的《专利法实施细则》，完善了实用新型专利权评价报告制度。国家希望提高实用新型和外观设计专利授权的门槛，以提升专利质量。虽然实用新型和外观设计在授权前仍不经过实质审查，但是通过后续无效程序或专利权评价报告制度这两个渠道，可以再次检查实用新型专利的质量。另一方面，外资企业也在加强立足于中国本土进行研发，发明创造新型产品和技术，在中国投放市场后适时推广到全球市场，这种“反向创新”（reverse innovation）也可能给外资企业在中国知识产权战略带来变化。

实用新型

我们认为，外资企业应从以下几个方面重新评估其实用新型专利在企业中国知识产权战略中的作用：

第一，对于生命周期短的产品或者技术（如电子电气），在需要尽快实施专 利的情况下（如面临迅速成长的本土企业的竞争时），外资企业可以考虑选择申请实用新型专利以缩短授权时间。

第二，在中低端产品和相关技术上，由于其发明创造比较简单从而创造性并不高，或由于存在大量现有技术，因此往往不一定适于申请发明专利。但是，由于中低端产品的销量更大，同样需要知识产权保护。在这种情况下，实用新型专利可以更好地加强对中低端产品和技术的保护。

第三，对于特别重要的产品或者技术，可以考虑对同一发明创造申请发明专利和实用新型专利，以实现提早而连续的保护。2008年修订的《专利法》第9条完善了对同一发明创造申请发明专利和实用新型专利的情况的规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。在某种程度上这种方式实际上提前了发明专利的实施时间。但是需要指出的是，对于通过国际条约《专利合作条约》进入中国的国际专利申请，在指定进入中国时只能择一选择发明或实用新型。

然而，对同一发明创造，同一申请人应避免在国外的专利申请受中国实用新型专利的影响。由于中国实用新型授权快（往往在一年内），对于同一申请人在国外尚未公开的相关专利申请，这些中国实用新型专利会成为“在先技术”，可能会影响国外专利申请新颖性和创造性。因此，对于市场前景和策略不明，或在公开时间上应采取保守态度并有待后续判断的产品和技术上，不宜选择申请实用新型专利。

外资企业可设计覆盖这三类专利（包括发明专利、实用新型专利和设计专利）的中国知识产权策略，使它们互补互强，从而在有限的成本下建立多元和更为有效的专利布局。对于核心技术，发明专利往往必不可少，甚至可以考虑采用“重复专利”，而在外围技术上，首先应考虑是否需要专利，其次应考虑申请实用新型专利是否为最佳的一步棋。

李敏是润明律师事务所合伙人

董颖是通用电气（中国）医疗集团知识产权律师