涉外商标许可中存在的法律问题

作者: 苍雨春和刘建强,铸成律师事务所
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文所称的涉外商标许可,是指外国公司将其所拥有的商标许可给中国境内公司使用的法律行为。近年来,随着中国经济的持续稳定发展,越来越多的外国公司将其业务拓展到中国市场。而伴随着此类经济活动,涉外商标许可法律问题也日渐凸显。笔者现就实践中注意到的相关法律问题发表如下看法,与大家探讨。

中国的相关法律规定

对于在中国境内的商标许可,目前主要法律规定是以《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标法实施条例》及其相应司法解释为主的法律法规体系(合称“商标法”)。此外,对于包含商标许可在内的特许经营行为,还有《商业特许经营管理条例》等行政法规进行规制。

涉外商标许可之现状

Spring Chang
苍雨春
合伙人
铸成律师事务所

外国公司在中国进行的商标许可存在两种情况:该商标在其本国和中国均已经获得注册;该商标在其本国已经注册,但在中国尚未获得注册(例如尚在申请阶段)。

第一种情况虽具有涉外因素,但实际是中国注册商标在中国的许可使用,与普通国内商标许可并无二致。对于第二种情况,由于该商标尚未获得注册,因此也无法进行商标许可合同备案,但这并不影响商标许可合同本身的效力。在这方面,现行有效的商标法已较修改前有了很大程度的改善。例如,修订前商标法规定商标许可合同严格受到政府管制,必须进行备案并由商标局公告,否则将可能受到罚款甚至撤销该注册商标的行政处罚。而根据目前的商标法及最高人民法院的司法解释,商标许可合同即便不备案也仍然有效,仅不得对抗善意第三人。

因此,虽然我们仍建议外国公司在中国进行商标许可时应尽量先取得商标注册,但在特定情况下若将处于申请阶段的商标进行许可,只要充分告知对方当事人商标状态,且双方当事人协商一致,仍然具有法律效力。

被许可人的情况调查

Frank Liu
刘建强
律师
铸成律师事务所

在商标许可前,查明被许可人的法律状态也是一个重要环节。主要包含两个方面:

第一,查明被许可人的公司是否为在中国注册成立并合法存续的公司。在实践中,我们遇到过将国外公司作为整个中国大陆地区的被许可人的情况。而实际上国外公司,甚至香港、澳门注册的公司本身是不能直接在中国大陆地区从事经营活动的,这就可能造成商标许可合同无法实际履行。

第二,必须查明被许可人的经营资质,尤其应注意被许可的商标所指定的商品和服务是否属于国家限制的范围。因此,查明被许可人的法律状态可以保证商标许可合同的合法性和有效性能够在中国境内受到充分的法律支持。

许可合同的内容

在涉外商标许可中最主要的法律文件就是商标许可合同。同样重要的是合同中规定的有效解决争端的条款,它包含三方面的内容:即法律适用、争端解决方式和管辖。通常而言,法律适用一般可选择中国法或许可人所在地外国法;争端解决方式主要为诉讼或仲裁;管辖地一般为许可人所在地或被许可人所在地;对以仲裁方式解决的,约定由许可人和被许可人所在地之外的其他地区国际仲裁机构仲裁的情况也不罕见。

在进行上述约定时,须考虑到将来发生纠纷时合同能否得到有效执行。鉴于多数情况下执行是发生在中国境内,因此选择中国管辖机构,如国际经济贸易仲裁委员会仲裁,将会方便将来对裁决的执行。此外,香港国际仲裁中心和新加坡国际仲裁中心也是较为常见的争端仲裁机构。值得注意的是,在实践中中国法院目前对于外国法院判决的承认和执行一般仅限于与中国签署双边司法互助协定的国家。若双方约定争端由外国法院管辖,且该外国与中国并未签署双边司法互助协定,则该外国法院判决将可能在中国得不到有效执行。

总结

总之,在涉外商标许可的过程中,虽然许可协议可以约定适用外国法并且争端由外国机构管辖,但须注意最终的协议履行及争端产生后的处理仍须在中国境内进行并须得到中国司法机构的支持。因此,充分理解中国相关法律规定及司法实践,并得到相应法律支持,将会更为有效地保障涉外商标许可双方当事人的合法权益。

苍雨春铸成律师事务所的创始合伙人,知识产权业务负责人

刘建强铸成律师事务所的律师

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