近来不少跨国企业因产业布局调整，后续引发知识产权处理相关问题，其中也包括与国内经销商发生的纠纷。纠纷发生的模式有相似之处：起先是因为业务原因导致无法按照许可协议如期支付许可费，之后无法通过经营补救且双方也无法达成一致，最终权利人/许可人终止许可。但经销商/被许可人在许可终止后仍继续以被许可人名义，使用已被终止许可的品牌进行经营，最终引发纠纷。
一般而言，国外品牌许可国内经销商经营的许可协议条款都比较完备，对终止许可后的各种情形也都预先做了约定。此时，若经销商在终止许可后继续使用原有店招、商标等，以被许可人身份经营，很容易构成对原许可协议的违约。与此同时，在许可终止后，未经许可人同意以被许可人身份继续使用商标、店招等行为又可能构成对商标权利人的商标侵权和不正当竞争。此时，该同一行为可能同时构成合同违约和商标侵权/不正当竞争；对此如何进行救济，就需要权利人考量权衡了。
维权主张
合伙人
上海市太平洋律师事务所
针对上述情形，就法律事实而言，可以分为拖欠许可费的行为，以及未获得授权以被许可人身份使用商标、店招的行为。当然，针对拖欠许可费的违约行为，一般只能通过提起违约之诉来主张。若许可已被终止，未获得授权以被许可人身份使用商标、店招的行为，则在违反许可协议的同时往往也构成了商标侵权及不正当竞争。
针对未获得授权却以被许可人身份使用商标、店招的行为，即便同时构成了违约和侵权的竞合，法院也不会支持双重主张及重复赔偿。因此，如果要提起主张，需要考虑选择其中一个作为适合的诉讼请求。
如何选择
在对违约和侵权主张进行选择时，核心还是要从权利人的实际需求出发进行考量。虽然许可协议中除了违约赔偿责任之外，一般也会约定停止销售等情形，但在实践中不同场景下，做出不同主张选择对后续结果可能会有较大差异；选择不当，甚至可能导致权利人无法达成其首要目标。
以经济补偿为主要目标。权利人若对其品牌在国内的经营状况不够重视，亦不急于停止侵权行为，只是希望能够尽量多地获得补偿，就需要结合许可合同中的违约条款进行考量。在许可合同的违约条款对违约责任约定的赔偿额较高，尤其是高于知识产权侵权法定赔偿的最高限额时，违约之诉从获得赔偿角度可能是更好的选择。此外，违约之诉可以在同一诉讼中主张对方拖欠的许可费，从获得赔偿角度也更为经济便利。
但如果许可合同本身对违约责任约定较轻，甚至约定了较低赔偿限额，则可以参考管辖法院对同类案件的知识产权判赔额，进行比较；在当地司法实践判赔额更高的情况下，选择提起知识产权侵权之诉可能更为适合。
以停止侵权或不正当竞争为主要目标。另一种场景下，若权利人虽然有产业调整，但依然非常在乎其在中国的品牌声誉，往往会选择尽快采取措施让前经销商停止侵权的救济途径。对于停止侵权而言，除了法院诉讼之外，还可以考虑通过律师函或者行政投诉的方式进行救济。
当然，律师函或行政投诉虽然更为高效经济，但其行动力度可能无法和诉讼相比。若遇到顽固的侵权人，律师函可能无法达成既定目的。在行政投诉时，被投诉人往往会以宣称自己为合法被许可人以及存在合同纠纷的理由进行抗辩；此时，若无法以明显的侵权事实、证据说服行政主管机关，也难以达到通过行政执法让经销商停止侵权的目的。此外，即便是行政机关对该经销商进行了处罚，一般也无法让权利人获得民事上的赔偿。因此，在通过律师函或行政投诉制止侵权时，需要考虑可能的效果，并同时做好知识产权侵权诉讼的后备方案。
在进行知识产权侵权诉讼时，对于迫切需要停止侵权的紧急情况，也可以考虑申请法院禁令。虽然法院对于禁令的审核通常比较严格，但相比合同违约之诉，知识产权侵权之诉肯定更有机会获得禁令。
需要关注的是，法院一般不会在侵权之诉中同时审理经销商拖欠许可费的主张，权利人需要另行提起违约之诉。
总结
当权利人面对经销商同时构成违约和侵权行为时，需要根据自己的优先诉求结合每种主张的利弊，选择最适合的救济方式，最大可能、最大限度地实现自己的核心诉求。
上海市太平洋律师事务所合伙人刘建强
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