亚洲专利法发展对比 – 印度

作者: Manisha Singh,LexOrbis
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疫情当下,亚洲各管辖区的专利立法也在与时俱进,加大对专利的保护、境外专利申请和提高损害赔偿额是主要议题。但差距依然存在,企业应当看清司法管辖区内在专利保护方面存在的障碍,才能保持优势。

印度

印度的知识产权生态一直在改变,印度也因此吸引着全球目光。与其他管辖区一样,印度的专利法有其独特的规定,本文简要分析这些规定,同时介绍印度专利法领域的最新发展。

境外申请许可

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其中一个独特要求就是境外申请许可(FFL)。根据此要求,如印度居民拟在境外申请专利,有两个途径。第一个途径,印度居民发明人首次在印度境外申请发明专利前,须向印度专利局(IPO)提交该发明的说明文件,申请FFL 。如该发明不涉及国防技术或核能,IPO 在收到申请三周内向该发明人签发FFL。在获得FFL后,该印度居民发明人可以以自己的名义就该发明在境外提交首次专利申请。

第二个途径是,居民发明人不向IPO申请FFL ,而是先在印度提交首次专利申请。如IPO 在六周内没有提出异议,申请人后续可在印度境外提交申请。如IPO反对申请人后续在印度境外提交申请,则向申请人签发保密令,禁止后续的境外申请。但IPO很少行使这一权力。如申请人没有收到异议,则可以在六周后提交后续申请。

阶段申请与修改

IPO接受英语文件,因此,在印度进行专利申请时,不需要翻译成本国语言。而日本、中国、巴西和韩国等管辖区都要求翻译成本国语言,相较而言,在印度申请的总成本大大降低。

根据一份预估,翻译成本占专利申请总成本约35%。印度专利法还根据《国际专利合作条约》(PCT)规定了为期31个月的国家阶段申请,而不是大部分管辖区规定的30个月。

申请过程

首先,申请人提交审查请求,申请进入排队等候。当积压的大部分申请处理完后,申请会在审查请求之日起一年内进入审查阶段。在第一次审查报告下发后,申请人有6个月的时间回复。如果申请人能够成功解答所有异议,官方直接授予专利。否则,举行听证会,让申请人回答剩下的异议,之后官方再做出决定。如果专利申请没有通过,申请人有两个救济方式,向专利局提交复核请求,或上诉至相关高级法院。

分案申请

在母案被授予或驳回前任何时间,申请人都可以提交分案申请。因官方不会提前发出申请决定的通知,所以,分案申请应尽早提交。只有在母案申请含有数个发明的情况下,分案申请才会被认为有效,分案申请与母案申请的权利要求也不同。

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在分案申请的独立权利要求中,必须至少有一个母案申请没有主张的发明特点。这些权利要求应当在母案申请的描述中有体现。申请人可自愿提交分案申请,也可以在回答IPO的缺乏统一性的异议时提交。对于自愿分案申请是否会被接受,答案似乎有些复杂。最近几个判例——Procter & Gamble Company与专利与设计管理局、Esco Corporation与专利与设计管理局,以及UCB Pharma与专利管理局——出现了相同的问题。

在上述案件中,知识产权上诉委员会(IPAB)的其中一项裁决是,分案申请的权利要求必须只来源于母案申请的权利要求。这是对分案申请规则非常限制性的解读。但这是委员会在多个案件裁决中透露出的立场,没有被暂缓执行或被质疑,因此,如果分案申请包含有母案申请没有的权利要求,该分案申请可能会被IPO驳回。为了避免这一情况,可以将为分案准备的权利要求写入母案申请中。

写入这些权利要求的母案申请或被接受,或被驳回,如被驳回,专利局会发出缺乏统一性的异议,或以新加入标的为由发出异议,正如Milliken & Company v Union of India案件中的裁决,而收到异议的申请人可以将这些被驳回的权利要求写进分案申请中,提交分案申请。

境外申请的披露

《印度专利法》中的这个要求仍然是许多申请人的痛点,尤其是在多个国家申请专利的大申请人。这个要求有两部分。第一部分被称为第8(1)条要求,根据这一条规定,在印度境外任何地区提交的所有相关或相应的申请的细节必须披露给IPO。相关或相应的申请包括普通优先权或PCT申请的任何后续申请、国家阶段、延续申请(continuation)、部分延续申请(continuation in part),和(或)分案申请。

申请人在提交印度专利申请的同时或6个月内必须提交“表格3”(form 3),在表格中填写关于相应申请的所有必要信息。之后,如果申请人在印度境外任何地区提交新的相应申请,申请人应当在提交后6个月内向IPO 提交“表格3”,披露所有细节。

第8条要求的第二部分,即第8(2)条规定申请人应IPO要求提供相应申请中的检索或审查报告和已授权权利要求的复印件。管理者一般在第一次审查报告中提出该要求。但自IPO接入世界知识产权组织的检索和审查集中式接入(WIPO CASE)系统后,管理者可以通过这个系统获取相应申请的检索和审查报告,此类要求也在减少。

使用情况说明

《印度专利法》中的另一个独特规定就是对使用情况说明的要求。最近,政府对专利使用情况说明的提交格式和程序做了修改。修改后的规定于2020年10月19日起实施,新的格式和程序将适用于2021年后提交的使用情况说明。年度使用情况说明的提交日期由每年3月31日改为每年9月31日。新的使用情况说明将所涵盖的使用时期从原来的1月至12月的一个日历年改成4月到次年3月的一个财年。在授予专利的本财年无须提交使用情况说明。

对于数个相关的专利,如果某一个专利发明的大致收入或价值不能独立于其他相关专利的收入或价值而计算得出,且所有这些相关专利都授予同一个专利权人,则专利权人可只提交一份使用情况说明,填写“表格27”即可。

共同专利权人可就一个或相关专利联合提交一份使用情况说明,但被许可人须分开提交。提供所生产的和(或)进口到印度的专利产品的数量的要求已废除。使用情况说明中不需要填写当个财年的专利许可信息。

废除IPAB

政府最近废除了知识产权上诉机构IPAB。与《专利法》、《商标法》和《地理标志法》相关的新的上诉将诉至相关高级法院。但最近,议会常务委员会关于知识产权制度的评论报告建议恢复IPAB。

德里高级法院在7月7日宣布在高级法院内设立一个知识产权庭专门审理知识产权案件,包括原来由IPAB审理的案件。但德里高级法院还没有公布知识产权庭的规则。其他高级法院也可能效仿德里高级法院,很快将设立知识产权庭。

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