如何证明离职员工发明创造与原单位工作的相关性?

作者: 陈坚,三友知识产权代理有限公司
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《专利法实施细则》规定,在劳动关系终止后一年内,离职员工作出的发明创造,只要与其在原单位承担的本职工作或者被分配的任务有关即可认定为职务发明。但是,企业在面临离职员工一年内在新单位提交的专利申请等问题时,通常难以判断是否可以主张权利,更不清楚应该如何收集证据来支持该主张。

相关性判断

方法专利侵权诉讼中举证责任的转移
陈坚
主任
万瑞律师事务所

最高人民法院在多起专利权属纠纷案件中,基本是保持一致的立场。最高院认为,判断是否为“执行本单位的任务所完成的职务发明创造”,主要考虑涉案发明创造所涉及的技术领域与原单位从事或交付的工作任务是否属于相关联技术领域,即涉案发明创造与原单位承担工作任务之间的“相关性”。该判断标准不同于发明专利侵权判断的审理思路,无需将申请专利的技术与原单位工作曾使用的技术进行比对,从而判断两者是否为同一技术,更无需鉴定两者的同一性。目前的司法实践的原则是,既要注意维护原单位的合法权利,鼓励和支持创新驱动发展,也要注意避免将“有关的发明创造”作过于宽泛的解释,不适当地限制研发人员的正常流动和开展新的技术研发活动。

举证思路

具体来说,企业可以考虑从以下几个方面收集证据并进行证明。

首先,原单位需要提交证明来证明离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务内容。例如,离职员工的工作职责、权限,能够接触、控制、获取的与诉争专利有关的技术信息等。举证的关键是要证明离职员工的工作职责或工作任务与研发相关,或是离职员工有权限或有极大可能接触相关技术资料。例如,在(2019)最高法民申6342号深圳市卫邦科技诉李坚毅、深圳市远程智能设备专利权权属纠纷案中,虽然该离职员工的职务是生产制造总监,但是原单位提供了该离职员工在技术图纸、研发采购申请表上的签字以及其参加研发讨论的邮件和会议纪要来证明其本职工作与技术研发相关。该证据作为法院在最终认定职务发明时的一个非常重要的考量因素。

其次,原单位需要提交证据来具体说明涉案专利内容与原工作任务的关系,明确涉及的具体技术领域。最好有证据能证明离职员工在原单位承担的本职工作或被分配的任务直接指向该专利涉及的具体产品。需要注意的是,并不能将技术领域作过于宽泛的解释。例如在(2022)最高法知民终1229号浙江春风动力与赛格威科技等专利权权属纠纷案中,离职员工的本职工作以及岗位职责为整体车辆的研发,并不涉及空气滤清器。原告主张空气滤清器的研发属于汽车研发的一部分,因为两者属于相同技术领域,但是法院认为不能将汽车中某一特定零配件的技术领域扩大为汽车领域。

第三,提交证据来具体分析和说明诉争专利发明创造的实质性特点或者改进思路如何体现于原单位技术方案中,从技术思路、技术主题来阐述两个技术方案之间的延续性或是承继关系。例如,在(2011)民申字第1486号天津南开大学蓖麻工程科技与张敏专利申请权纠纷案中,法院认为,虽然离职员工申请的专利是用稀释剂方法制备癸二酸,与其在前工作中曾经使用的微波方法制备癸二酸的方法不同,但两者都是蓖麻油类化合物制备癸二酸方法研发过程中的试验,目的都是从蓖麻油中提取癸二酸,具有延 续性。

第四,提供完成发明创造所需必要条件的相关证据,用于证明离职员工或新单位缺少相应的知识、经验、技能或物质技术条件,无法完成该发明创造。发明创造是复杂的智力劳动,离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持,主张权利的当事人应当对技术研发过程或者技术来源做出合理 说明。

建议

企业在处理员工离职时,应该重点关注其离职后一年内提交的专利申请,综合判断是否需要采取维权行动。另一方面,企业在招聘其他单位离职员工时,也要详细了解其在原单位的工作职责和具体工作内容,对员工入职一年内提交的专利申请与原单位工作进行隔离,从而最大程度上避免专利权属纠纷。

万瑞律师事务所主任陈坚。万瑞律师事务所是三友知识产权集团的旗下成员

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