境外企业应重视在华商标策略

拥有全球著名奢侈品品牌“HERMES”的法国埃尔梅斯国际公司不服商评委驳回其申请撤销被国内某企业抢注的中文同音商标“愛瑪仕”的行政纠纷中，一审法院维持了商评委的驳回裁定。

法院认为，埃尔梅斯提交的大部分证据的形成时间晚于“愛瑪仕”商标的申请注册日，且相关证据不足以证明其商标已为中国内地相关公众知悉，不构成未注册驰名商标，无法适用《商标法》关于保护驰名商标的条款。

拥有日本知名杂货品牌“无印良品”的株式会社良品计画在华申请注册的商标“無印良品”未涵盖第24类毛巾等商品，而第24类商品上“无印良品”文字商标被国内某企业注册。

良品计画向商标局提出异议申请、向商评委提出异议复审申请，并最终起诉至法院要求撤销商评委准予异议商标注册的决定，但均以失败告终。

二审法院认为，良品计画提交的证据无法证明“無印良品”商标在中国内地实际使用在第24类商品上并被相关公众知悉，其宣传、报道等亦均发生在中国大陆以外，不能证明其商标已在第24类商品上实际使用，因此无法适用《商标法》关于恶意抢注及其处置的条款加以保护。

重视商标策略

上述两案中，久负盛名的境外品牌无法在华取得对应的中文商标权看似不可思议，但结果从法律角度看无可指摘。

长期以来，境外企业在中国市场更注重参与机会和商业布局，对重要品牌的商标策略却重视不足，为其商标在中国内地被恶意抢注埋下了隐患。在商标遭恶意抢注时，境外企业通常选择适用中国《商标法》关于驰名商标保护（第13条）或禁止恶意抢注（第31条）的规定，期望通过商标异议、商标争议程序阻止、撤销恶意抢注商标。

但是，由于商标的地域性特征，以及境外企业在证明其未在华注册商标符合《商标法》关于“驰名”或“已经使用并有一定影响”的要求时普遍存在的举证困难；在实践中，尤其对相关商品未进入中国大陆市场、未在大陆宣传且形成一定影响的情况而言，事后救济的结果并不理想。在商标维权诉求无法得到商标主管部门、法院的支持时，境外企业将无法使用其商标在中国内地开展相关商业活动或需要付出超额成本。

有鉴于此，境外企业应高度重视在华商标策略，充分了解中国大陆商标注册、使用与保护等相关法律制度，正确认识商标环境，从而结合自身发展战略与规划，将商标策略视为品牌长期发展战略中至关重要的环节，制定兼顾可行性与灵活性的商标管理与保护策略，配合在中国内地申请商标注册的实际情况，有计划、分阶段地进行品牌营销与推广。

注意事项

境外企业在制定针对中国大陆的商标策略时，需要注意几个问题。

首先，境外企业应充分考虑中国大陆与其他国家或地区商标保护原则的差异，不应盲目依赖其品牌在世界或特定地域的“知名”情况。

例如，美英法系国家多采用“在先使用”原则，而中国《商标法》实行“注册取得”原则，一般不问该商标申请人是否为在先使用者；在商标保护实践中，中国的行政和司法机关更注重“注册”、“备案”等程序与存留文件。

在先使用的境外商标一旦被抢注对应的中文商标，在先使用者可能面临无权使用该中文商标甚至侵权的风险。针对抢注人存在符合法定意义的“恶意”或“不正当”行为，被抢注者也存在举证困难。

其次，在实践中，为数众多的境外企业采取向中国内地企业进行商标许可的方式进入中国大陆市场，而未就许可商标在中国大陆进行注册，这使其商标处于“保护真空”状态。

因此，境外企业在计划用商标使用许可的方式在中国大陆从事经营活动时，应充分估量商标被恶意抢注可能带来的损失，将商标注册作为先期必要工作，尽可能在完成商标注册后实施使用许可，并就该许可予以备案。同时，需重视制定条款完备的商标许可使用合同。

最后，境外企业在中国大陆申请注册其商标所对应的中文商标时，在不与企业的发展经营产生实质冲突的情况下，最好使用臆造词（例如没有固有汉语含义的外文商标中文译音），以增强其中文商标的显著性，获得更有力的保护。