이제는 ‘잘 알려진 상표’가 기준

저자: Dheeraj Kapoor과Vibhuti Sharma, LexOrbis
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하나의 상표가 ‘잘 알려진 상표’로 인정을 받는 일이 쉽지만은 않다. 그러나 상표에 대한 인식이 바뀌고 글로벌화가 확대되고 브랜드에 대한 소비자들의 생각이 달라지면서 변화의 조짐이 나타나고 있다. 법원에서도 더 이상 ‘식별이 용이한 상표’에 대한 권리 인정을 주저하지 않고 있으며, 오히려 이러한 상표를 ‘잘 알려진 상표’로 지정하는 경우가 많아지고 있다.

Dheeraj Kapoor LexOrbis
Dheeraj Kapoor
변호사 대표이고
LexOrbis

최근의 DHL International GmbH v DLH Express Services Private Ltd 사건에서, Delhi 고등법원은 DHL이 잘 알려진 상표라는 것을 천명했다. 독일에 본사를 두고 있는 다국적 특송(特送) 및 물류 회사인 DHL International GmbH은 DLH Express Services Private Ltd를 상대로 상표 침해를 금지하는 영구적인 금지명령구제와 사칭통용 및 영업가치 희석(稀釋)에 대한 피해배상을 청구했다. 원고의 주장은 피고가 자체 특송 서비스를 위해 DLH라는 상표를 사용하기 시작했다는 것인데, 원고의 상표인 ‘DHL’과 거의 유사한 ‘DLH’라는 상표를 동일한 서비스에 사용했다.

원고는 심지어 피고의 로고도 자사의 로고와 거의 흡사하고, 원고 상표의 색깔 조합이나 서체 및 전반적인 특징을 피고들이 그대로 모방했다는 주장을 펼쳤다. 법원은 문제가 된 상표를 피고가 사용하지 못하도록 임시 금지명령구제를 허용했다. 그러나, 원고는 자사의 등록상표인 DHL이 ‘잘 알려진 상표’라는 사실을 확인하고 해당 상표를 ‘잘 알려진 상표 명부’에 등록할 수 있도록 상표등록사무관에게 지시할 것을 청원했다.

이후 심리에서, 피고들은 회사명을 DLH Express Services Private Ltd에서 M/s. Dogra’s Cargo Express Private Limited로 이미 변경했고 DHL이나 DLH 또는 문제가 된 로고를 향후 사업에서는 사용하지 않을 것이라고 주장했다. 또한, 피고들은 고객들로부터 자사의 배송 물건을 실제로 회수한 후 원고의 정식 채널 사업 파트너들에게 발송하여 이들이 배송 업무를 인계 받도록 조치하였다고 주장했다. 그러나, 법원은 원고의 채널 파트너를 이용했다는 것은 결코 설득력 있는 변명이 될 수 없는 것으로 판단하여 피고가 원고의 상표 및 로고와 유사한 상표/로고의 사용을 허용하지 않았다. 피고들이 합리적으로 반박할 근거가 없었고 약식 판결에서도 달라진 내용이 없었기 때문에, 법원은 원고에게 영구적인 금지명령구제를 허용하는 것이 타당하다고 판단했다.

Vibhuti Sharma LexOrbis
Vibhuti Sharma
소속 변호사이다
LexOrbis

자사 상표가 ‘잘 알려진 상표’라는 것을 확인해달라는 원고의 청원에 대해, 법원은 원고의 상표 DHL이 관련 요건을 충족하는지 확인하기 위해 상표법(1999) 11조 6항에 명시된 5가지 참고 기준을 활용했다. 이러한 기준에는 상표에 대한 일반 대중의 인지도 또는 인식, 상표의 기간, 범위, 지리적 사용, 홍보 및 등록 등이 포함된다. 어쩌면, 이러한 기준에서 가장 중요한 것은 상표에 대한 권리의 정상적인 행사에 대한 기록일 수 있다.

원고가 제시한 ‘인상적인’ 통계 자료를 거론하면서, 법원은 거의 전세계 모든 국가에서 널리 사용되고 있는 해당 상표의 영업권과 명성의 규모가 적지 않다고 판단했다. DHL은 세계 최대의 글로벌 운송 회사이고 매출 또한 매우 크기 때문에, 해당 상표를 사용하는 원고의 서비스는 특히 국제 특송과 물류 부문에서 일반 대중들에게 잘 알려져 있다. 원고는 DHL이라는 상표를 다수 등록했는데, 이 상표는 인도에서도 엄청나게 많이 사용되었고 독립적인 제3자 논평이나 기사의 주제가 되기도 했다. 법원은 이전에 발생했던 도메인 이름 관련한 분쟁에서도 제3자 침해에 대해 원고가 DHL 상표에 대한 권리를 정당하게 행사하였다는 점에 주목했다.

이러한 특성과 사실에 대한 기록을 고려하면서, 고등법원은 DHL이란 상표는 특히 물류와 운송 및 특송 서비스 분야에서 ‘잘 알려진 상표’라는 것을 ‘분명하게’ 천명했다. 또한, 해당 상표는 설립자 이름의 이니셜로 만든 것이기 때문에 최고 수준의 보호를 받기에 부족함이 없는 독창적이고 창의적인 상표라고 판단했다. 상표는 사업자와 취급하는 제품의 고유한 정체성의 일부이기 때문에 해당 제품이 출시된 국가는 물론 연관된 상품이나 서비스를 언제라도 이용할 수 있고, 다양한 형태로 판매되고 있는 다른 국가에서도 보호를 받아야 한다. 법원에서 보호할 정도의 명성을 쌓으려면 많은 시간과 자원과 투자가 필요하다. 법원에서 ‘잘 알려진 상표’의 가치를 인정함으로써 해당 사업자들은 자사의 사업 활동을 여러 국가로 적극적으로 확대할 수 있을 것이다.

Dheeraj Kapoor는 LexOrbis의 소속 변호사 대표이고, Vibhuti Sharma는 소속 변호사이다.

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