특허권 침해의 가처분 명령

저자: LexOrbis의 DPS Parmar
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허권자는 특허권이 침해될 시 막대한 손해를 입기 때문에, 직간접적인 무단 도용을 면밀히 감시합니다. 하지만 이 과정은 생각보다 매우 어려운 과정입니다. 특허권에 즉각적인 위협으로 간주되는 것이 무엇인지를 증명하려면 현존하는 위협에 대한 증명뿐만 아니라 피해의 심각함과 금전적으로 회복이 불가능함을 증명할 수 있어야 합니다. 특허권자는 특허권의 침해를 예방하기 위해 예비적 금지 명령을 신청할 수 있습니다. 법원은 부당 행위가 임박하나, 아직 발생하지는 않은 경우 가처분 명령을 내릴 수 있습니다. 최근 법원에서는 특허권 침해가 아직 발생하지는 않았으나. 특허권자가 예비적 금지명령을 신청하는 사례가 급증했습니다. 이 경우 특허권자는 경쟁자의 행위가 추후 특허권 침해로 이어질 가능성이 높다는 것을 증명해야 합니다. 법원은 상표 및 저작권 침해 사례는 많이 경험했으나, 특허권의 예비적 금지명령 신청은 새로운 동향으로 특히 제약업계에서 두드러지게 나타납니다.

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DPS Parmar
특별 고문
LexOrbis

형평성의 개입: 예비적 금지 명령은 영국의 형평법에 기반한 명령입니다. ‘플레처 대 빌리(Fletcher v Bealey) 사건’에서 피어슨 J 판사는 예비적 금지 명령에 필요한 조건을 다음과 같이 설명했습니다.

“예비적 금지 명령은 최소 2개 요건이 충족되어야 한다. 실질적인 손해가 아직 증명되지 않은 경우 위험이 임박함을 증명해야 하며, 또한 침해의 발생으로 인해 우려되는 손해가 막대하다는 것을 증명해야 한다. 즉, 손해가 금전적으로 회복 불가능한 것임을 증명해야 한다고 말할 수 있다. 이는 의심의 여지 없이 위험이 즉각적이지 않은 것으로 판단되어 구제가 지연된다면 피해가 발생하기 때문이다. 원고는 예비적 금지 명령을 통한 구제 없이는 추후 침해 발생 시 특허권을 보호하는 것이 불가능한 상황임을 증명해야 한다.”

대법원은 ‘쿠르딥 싱 대 수바쉬 챈더 자인 외(Kuldip Singh v Subhash Chander Jain and Ors) 사건’에서 ‘플레처 대 빌리’ 판례를 인용하여 예비적 금지 명령을 허가했으며, “예비적 금지 명령은 형평법에 의한 구제 조치이다. 이는 예방적 특성이 있으며, 우려되는 부당 행위 또는 예상되는 위반 행위를 사전에 방지하기 위한 의도를 가진 사전주의적 정당성으로, 이미 저질러진 위법 및 위반 행위를 무효로 하는 것을 의도로 하지 않는다”라고 덧붙였습니다.

직면한 손해: 법원은 또한 쿠르딥 싱 사건의 판결 시, 예비적 금지 명령에서의 ‘직면한 손해’에 관한 케르 사건을 인용해 아래와 같이 덧붙였습니다.

“법원은 일반적으로 실질적인 방해 행위가 발생하기 전까지 개입하지 않는다. 그러나 법원은… 향후 방해 행위의 결과로 이어지게 되는 행위를 사전에 제한할 수 있으며, 금지 명령 신청의 대상이 되는 행위가 아직 발생하지는 않았으나 추후 명백히 위반 행위의 결과를 낳게 되는 경우 개입할 수 있다. 그러나 원고가 법원의 개입을 끌어내기 위해서는, 우려되는 위반 행위가 실질적으로 발생할 것이라는 가능성에 관해 강력한 근거를 제시할 수 있어야 한다.”

즉, 원고는 예비적 금지 명령 신청 권리를 주장하기에 앞서 형평성을 증명해야 합니다. 원고는 또한 심각한 위반 행위가 발생할 가능성과 법원이 개입하지 않을 경우 손해가 막대하고 회복 불가능하다는 점을 증명해야 합니다.

전망: 법원은 직면한 손해에 관한 법에 대해 잘 인지하고 있으며, 특허권 침해가 우려되는 사례에서 관련법을 즉시 적용하고 있습니다. 법원은 침해의 우려가 있는 상황에서 이를 방관하거나 사전주의적 정당성을 거부할 수 없습니다. 예비적 금지 명령은 이미 범해진 위반 행위를 무효로 하는 것이 아닌 예방적 조치입니다. 그러나, 피고의 모든 행위가 직면한 침해로 고려되는 것은 아닙니다. ‘베이어 외 대 인도 정부 외(Bayer Corporation & Ors v Union of India & Ors) 사건’에서 보다시피, 법원은 의무적인 라이선스를 획득하는 것을 즉각적인 침해의 우려로 간주하지 않았습니다. 또한, 피고가 임상 시험을 실행한 사례였던 ‘매트릭스 연구사 대 F. 호프만 라 로쉐(Matrix Laboratories Limited v F. Hoffman-La Roche) 사건’에서도 이와 유사한 판결이 내려졌습니다.

그러나 신약 출시의 광고와 관련된 행위는 즉각적인 침해의 우려로 간주되었습니다. 이러한 판례는 법원이 즉각적인 침해의 우려를 판단하는데에 있어, 실질성과 비현실성을 구분한다는 것을 잘 보여줍니다. 법원은 침해의 위협 가능성을 결정할 때, 법률적인 문제나 사실적인 의문이 제기될 경우 예비적 금지 명령의 결정을 유보할 확률이 높습니다. 법원의 결정에 영향을 줄 수 있는 또 다른 요소는 형평성으로, 원고가 결백해야 한다는 것입니다. 예비적 금지 명령은 보통 제약 회사들이 일반명 의약품 제조업자들을 대상으로 신청하는 경우가 많기 때문에 비판을 받기도 합니다. 하지만 법원은 계속해서 적절한 사례에서 손해의 발생을 예방하기 위해 필요한 행위를 취할 것입니다.

DPS Parmar는 LexOrbis IPAB의 특별 고문입니다.

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