특허 실행 방법에 대한 완전한 공개의 필요성

저자: DPS Parmar, LexOrbis
0
49

인도에서 특허를 출원할 때는 발명의 사용법에 대한 완전한 공개가 이루어져야 합니다. 이는 특허의 만료 이후 일반 대중이 해당 발명을 사용할 수 있도록 하기 위한 공공 정책의 일환으로, 특허 출원자는 반드시 해당 발명을 실행하기에 가장 좋은 방법에 대해 공개해야 합니다. 이러한 공개가 제대로 이루어지지 않으면, 이후 특허 침해 발생 시 침해자가 공개 불충분을 근거로 반박할 수 있습니다.

DPS Parmar
Special counsel
LexOrbis

1970년 특허법은 정보 공개의 충분성에 대해 별도로 정의하고 있지는 않으나, 특허 명세서는 평균 숙련자가 해당 발명을 수행할 수 있도록 명확하게 작성되어야 합니다. 법학 백과사전인 Halsbury’s Laws of England는 정보의 불충분성으로 간주되는 두 가지 경우를 정의하고 있습니다. 첫 번째는 정보가 공정하고 명확하게 제공되지 않은 경우로, 정보가 필요 이상으로 읽기 어려워서는 안 된다는 의미입니다. 두 번째는 제공된 정보가 모든 청구 분야에 있어 발명을 구현하기에 불완전한 경우입니다. 명세서는 해당 발명 분야의 종사자가 해당 발명의 모든 청구 분야를 추가적인 발명이나 실험 없이 실행할 수 있도록 충분한 정보를 제공해야 합니다.

특허법 제10항은 발명을 실행하기 위해 발명자가 알고 있는 최고의 방법을 공개해야 한다고 규정하고 있습니다. 발명자는 자기 재량에 따라 일반적으로 해당 발명을 실행하기에 가장 좋은 정보를 제공할 수 있습니다. 그러나 정보가 불충분한 경우 특허 출원이 허가된 이후에도 정보의 불충분성을 기반으로 특허 침해자가 이의를 제기하거나, 특허 무효화 청원으로 이어질 수 있습니다. 문제는 숙련자가 해당 발명의 일부를 수행하기에는 충분한 정보가 제공되었으나, 해당 특허의 모든 요소를 실행하기에는 정보가 불충분한 경우입니다. 이때 특허의 발명을 구현하는데 필요한 기술 수준에 대하여 독립적인 전문가의 증거를 반드시 제시해야 할 것입니다.

특허법 제107항과 64(1)(h)항은 “특허의 명세서가 발명과 해당 발명을 실행하는 방법에 대해 충분한 정보를 제공하지 않는 경우” 이를 기반으로 피고가 해당 특허의 무효화를 신청할 수 있다고 규정하고 있습니다. 이는 발명을 실행하기 위한 방법 또는 설명이 해당 분야에서 평균적인 기술과 지식을 가진 숙련자가 해당 발명을 실행하기에 불충분하거나, 해당 발명의 실행에 있어 특허 출원자가 알고 있는 가장 좋은 방법을 공개하지 않은 경우를 의미합니다.

특허 법학에서는 이러한 조항이 광범위한 청구 분야에도 적용되는지에 대해서는 따로 명시한 바가 없습니다. 영국 대법원은 “Regeneron Pharmaceuticals Inc 대 Kymab Ltd” 사건에서, “청구는 반드시 제품에 직접적으로 관련되어야 한다. (중략) 본 특허 명세서는 숙련자가 전체 청구 범위에 관해 해당 제품을 만드는데 충분한 정보를 제공하지 못했다. (중략) 제공된 정보는 청구 범위에서 가치가 상대적으로 적은 분야의 실행만을 가능하게 했다. 양 당사자에 의해 현재 만들어지고 판매된 제품은 의심의 여지 없이 훌륭한 가치를 갖고 있으나, 범위에서 가장 낮은 수준으로 양방 당사자 모두 추가적인 발명 및 개발을 통해서만 완성될 수 있었다. (중략) 해당 청구의 전체 분야에 대해 제품의 제조를 구현할 수 있도록 충분성이 제공되어야 한다. (중략) 정보의 충분성은 발명이 가치와 효용성에 기여할 수 있는 내용이 아니라, 향후 비발명자인 숙련자가 구현이 가능한지에 달려있다”는 입장을 고수하며, 해당 특허를 무효화했습니다.

본 판결은 특허의 유효성을 고려할 때 올바른 기술적 정보를 설명하는 것의 중요성을 보여줍니다. 법원은 특허 출원의 허용 이후 해당 발명을 실행하는데 추가적인 개발이 필요한 경우 특허를 인정하지 않을 것입니다. 따라서 특허출원자가 특허 일반 적용의 원칙에 의존하여 제품의 전 범위가 청구 범위에 합리적으로 포함될 수 있다고 주장하는 경우 법원을 설득할 수 없을 것입니다.

또한, 특허 출원자가 제품의 전체 범위에 대해 무엇이 합리적으로 포함 가능한지 주장하는 것은 피고가 정보의 불충분성을 근거로 반박할 수 있는 여지를 낳을 것입니다. 특허 출원의 이후에는 해당 발명을 실행하는데 추가적인 설명을 포함하는 것이 허용되지 않습니다. 본 판결은 인도에 직접적인 영향은 없을 것이나, 향후 바이오테크나 생명공학 관련 사건에서 불충분성을 기반으로 한 피고의 이의 제기에 사용될 수 있습니다. 발명의 전체 청구 범위에 대한 정보가 충분하게 기술되지 않은 경우, 유효하게 출원 허용된 특허일지라도 이후 특허 무효화 청원의 근거가 될 수 있습니다.

DPS Parmar LexOrbis 특별 고문입니다.

LexOrbis logo

LexOrbis
709/710 Tolstoy House
15-17 Tolstoy Marg
New Delhi – 110 001
India

 

Mumbai | Bengaluru

 

Contact details
Tel: +91 11 2371 6565
Fax: +91 11 2371 6556
Email: mail@lexorbis.com
Website: www.lexorbis.com