필리핀 상표법, 지배적 부분 기준으로 한층 강화된 판단 체계

대법원은 상표의 혼동 가능성을 판단할 때 전체적 관찰 기준을 명확히 폐기하고, 지배적 부분 기준을 채택하였다. 다만, 법원은 지배적 부분 기준이 엄격하거나 고정된 규칙에 의해 운영되는 것은 아니라고 명시하였다. 이러한 명확한 기준의 부재는 어떤 요소가 상표의 지배적 요소로 판단될 수 있는지 당사자들에게 종종 불확실성을 남긴다. 그러나 판례와 필리핀 지식재산청(IPOPHL)의 결정례를 검토해보면, 분석의 틀을 보다 구체화할 수 있는 일정한 패턴을 확인할 수 있다.

결합상표 및 도형상표

결합상표를 평가할 때 법원은 일반 소비자의 시선을 가장 먼저 사로잡는 요소를 분리해낸다. 이는 실제 시장에서 소비자들이 상표의 모든 세부 요소가 아니라 눈에 띄고 인상적인 특징에 의존한다는 현실을 반영한 접근이다. 분석은 시각적·청각적·관념적 유사성을 중심으로 이루어지며, 상표의 지배적·주요·본질적 요소가 비교의 핵심이 된다. 상대방의 도형이 현저히 다를 경우, 지배적 요소가 모방되지 않은 것으로 본다.

예컨대, Great White Shark 대 Caralde 사건에서 두 상표 모두 상어 도형을 포함하고 있었지만, 한 상표는 문자로 구성된 형형색색의 상어 디자인, 다른 한 상표는 단순한 윤곽선 형태였다. 법원은 전체 디자인과 상업적 인상이 다르므로 혼동 가능성이 없다고 판단했다.

또한 Lacoste SA 대 Crocodile 사건에서, 두 상표의 지배적 요소인 “파충류 형상”이 시각적으로 명확히 구별되었다. Lacoste는 오른쪽을 향하고 비늘이 세밀하게 표현된 꽉 찬 실루엣의 악어, 반면 Crocodile은 왼쪽을 향하고 비늘 패턴이 있는 위로 기울어진 악어 도형과 “Crocodile” 문자를 조합한 디자인을 사용했다. 방향, 세부 묘사, 전체 구성의 차이로 인해 두 상표는 서로 구별되는 시각적 및 상업적 인상을 형성한다고 법원은 판시하였다.

복합 단어 상표

McDonald’s Corp 대 LC Big Mak 사건에서 법원은 “BIG MAK”과 “BIG MAC”을 비교하였다. “Big Mak”의 사용은 혼동 가능성을 야기한다고 보았는데, 두 상표가 발음상 동일하게 들리기 때문이다. 두 상표 모두 동일하게 발음되며, 시각적으로도 각각 두 단어, 여섯 글자로 구성되어 있고, 첫 단어가 같으며 두 번째 단어 또한 거의 동일하다.

일부 사례에서는 단어의 개념적 의미가 상표의 지배적 요소가 될 수 있다. Suyen Corp 대 Danjaq LLC 사건에서 “Bond”라는 단어는 유명한 가상의 스파이를 연상시키며, 법원은 관련 소비자들이 “AGENT BOND”를 “JAMES BOND”와 연관 지을 것이라고 판단하였다. 지배적 부분 기준은 상표의 시각적·청각적 특징뿐 아니라, 연상되는 의미와 전체적인 인상도 고려한다.

설명적 또는 일반적 단어는 독점할 수 없으며, 지배적 부분 판단에서 일반적으로 낮은 비중이 부여된다. 그러나 특정한 스타일링이 적용된 경우에는 지배적 요소로 볼 수 있다. Mang Inasal 대 IFP 사건에서 법원은 “INASAL”이 설명적 단어라고 판단했지만, “검은 윤곽선 위의 굵은 빨간 글씨, 노란 배경, 계단형 디자인”이라는 독특한 스타일 구성 요소가 상표의 지배적 특징을 형성하였고, 피고가 이를 불법적으로 모방했다고 보았다.

한편 Dermaline, Inc 대 Myra Pharmaceuticals 사건에서는 “DERMALINE”과 “DERMALIN”을 비교한 결과, 법원은 Dermaline Inc가 Myra Pharmaceuticals의 상표 중 독창적 요소인 “DERMALIN” 부분을 차용했다고 판단했다. 단어 상표가 설명적 어근을 포함할 경우 해당 부분은 덜 중요한 요소로 평가된다. 그러나 DERMALIN의 경우, 접미사 “-LIN”이 상표에 독자적 성격을 부여했다고 보았다.

단일 단어 상표

법원과 필리핀 지식재산청(IPOPHL)은 일반적으로 단어의 첫 음절 또는 유사한 문자 배열을 상표의 지배적 요소로 취급해왔다. Wilton Dy 대 Koninklijke Philips Electronics 사건에서 “PHILITES”는 “PHILIPS”와 동일한 “PHILI” 부분을 공유하고 발음도 유사하다는 이유로 혼동 가능성이 있다고 판단되었다.

Seri Sombooksakdikul 대 Orlane SA 사건에서 법원은 “LOLANE”와 “ORLANE” 모두 공통된 접미사 “-LANE”를 갖고 있음을 지적했지만, 이를 지배적 요소라고 보지 않았다. 법원은 두 상표의 발음이 서로 다르다고 보았는데, LOLANE은 “LEYN”으로, ORLANE은 프랑스어 기원의 “LAN”으로 발음된다고 설명했다. 법원은 필리핀 소비자가 ORLANE을 “ORLEYN”으로 발음할 것이라는 IPOPHL 국장의 포괄적 결론을 뒷받침할 근거가 없다고 판단했다.

지배적 부분 기준에 대한 비판 중 하나는 주관성의 여지가 크다는 점이다. 어느 요소가 “지배적”인지 판단하는 데 재판관이나 심사관마다 견해가 달라질 수 있어, 유사한 사안에서 상반된 결과가 나올 수 있다. 또한 해당 기준은 지배적 요소에 주목하도록 요구하면서도, 동시에 상표가 주는 전체적 인상도 고려해야 한다고 함으로써, 기존의 전체 관찰 기준과 이론적 혼선을 일으킨다는 지적도 있다.

지배적 부분 기준은 계속 발전하고 있으며, 상표권자의 보호와 공정한 경쟁 보장 사이에서 균형을 잡기 위해 향후 기준의 정교화가 중요할 것이다.

Ernest Luigi A MANZANARES 변호사는 Federis & Associates Law Offices의 소속 변호사이다