일본 특허의 영토적 범위 확대

최근 일본 판례법에 따르면, 일본 특허는 상황에 따라 일본 외부의 인터넷 관련 활동을 포함할 수 있다.

2023년 5월 26일, 지적재산고등재판소는 서버와 터미널이 인터넷과 같은 네트워크를 통해 연결되고 유기적·전체적으로 작동하는 네트워크 시스템 발명에 대한 일본 특허권의 영토성에 관해 주목할 만한 전원합의체 판결(Dwango Co Ltd v FC2 Inc (Ne No. 10046))을 내렸다.

이 판결은 새로운 네트워크 시스템을 만드는 행위가 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당한다고 결론지었다. 네트워크 시스템의 요소 중 하나인 서버가 일본 외부에 위치하더라도, 아래 논의될 네 가지 요소와 기타 관련 상황을 고려하여 그 행위가 일본에서 수행된 것으로 간주될 수 있는 경우를 말한다.

이 결정에 따르면, 서버와 같은 청구 항목의 구성 요소가 일본 외부에 위치하더라도, 나머지 구성 요소가 일본에 위치해 있으면 일본 특허권이 여전히 적용될 수 있다.

사건 개요

항소인 Dwango(1심 원고)는 댓글 배포 시스템과 관련된 특허 번호 JP6526304의 소유자였다. 피항소인 FC2(1심 피고)는 인터넷에서 비디오 및 댓글 배포 서비스를 운영하고 있었다.

항소인은 피고가 운영하는 비디오 배포 서비스와 관련된 시스템(피고인의 시스템)이 특허 발명의 기술적 범위에 속하며, 피고가 미국에 위치한 서버에서 일본에 위치한 사용자의 단말기로 파일을 전송하는 행위가 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 시스템의 ‘생산’에 해당하며, 특허 발명을 침해한다고 주장했다.

이 사건의 쟁점

이 사건에서 피고의 시스템 일부인 서버가 미국에 위치해 있었기 때문에 일본에 위치한 사용자 단말기만으로는 본 특허의 모든 청구 요소를 충족할 수 없었다. 피고가 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따라 피고의 시스템을 ‘생산’했는지, 그리고 이러한 경우 일본 특허권이 피고의 시스템에 미치는지 여부가 쟁점이었다.

속지주의 원칙

속지주의 원칙은 일본 특허에도 적용된다. 이 원칙은 각국의 특허권의 성립, 이전, 효력 등이 그 나라의 법률에 의해 결정되며, 특허권의 효력은 그 나라의 영토 내에서만 인정된다는 것을 의미한다.

피고의 시스템이 미국과 일본 모두에 존재하는데, 서버는 미국에 위치하고 사용자 단말기는 일본에 위치하기 때문에, 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당하는지 여부는 영토성과 관련된 문제였다.

법원 판결

위에서 언급한 문제와 관련하여, 도쿄지방법원은 원심법원으로서 일본 특허법 제2조 제3항 제1호의 ‘생산’에 해당하려면 속지주의 원칙에 따라 특허 발명의 모든 요소를 충족하는 객체가 일본에서 새로이 제작되어야 한다고 판시했으며, 피항소인(제1심 피고)이 일본에서 피고의 시스템을 ‘생산’하지 않았다고 결론지었다.

반면, 이번 항소심 판결에서는 피항소인의 미국에 위치한 서버에서 일본에 위치한 사용자 단말기로 파일을 전송하는 행위가 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당한다고 결론지었다.

이 판결은 다음 두 가지 이유를 고려하여, 네트워크형 시스템 발명과 관련된 특허권을 적절히 보호하는 관점에서 새로운 네트워크형 시스템을 만드는 행위가 법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당하는지 여부를 판단하는 방법을 확립했다.

첫째, 이번 판결은 네트워크 시스템에서 서버가 일본 외부에 위치하는 것이 일반적이며, 서버가 일본 외부에 위치하더라도 터미널이 일본에 위치하면 일본에서 시스템을 사용할 수 있고, 이러한 사용이 발명자가 일본에서 발명을 사용함으로써 얻어야 할 경제적 이익에 영향을 미칠 수 있다고 판시했다.

따라서, 서버가 일본 외부에 위치해 있다는 이유만으로 새로운 네트워크형 시스템을 만드는 행위가 법 제2조 제3항의 ‘생산’ 범위에 포함되지 않는다고 결론짓는 것은 속지주의 원칙을 지나치게 엄격하게 해석하는 것으로 적절하지 않으며, 이는 특허권 보호가 불충분해지는 결과를 초래할 수 있다.

둘째, 이 판결은 사용자의 단말기가 일본에 위치해 있다는 이유만으로 새로운 네트워크 시스템을 만드는 행위를 법 제2조 제3항의 ‘실시’로 해석하는 것은 부적절하다고 명시하고 있다. 이는 특허권의 과도한 보호를 초래하고 경제 활동에 지장을 줄 수 있기 때문이다.

이 두 가지 이유를 바탕으로, 이 판결은 새로운 네트워크 시스템을 만드는 행위에 대해 네트워크 시스템을 구성하는 요소 중 일부인 서버가 일본 외부에 위치하더라도, 법원은 다음을 고려해야 한다고 판시했다: (1) 행위의 구체적인 방식; (2) 발명에서 시스템의 국내 구성 요소가 수행하는 기능 또는 역할; (3) 시스템을 사용하여 발명의 효과가 얻어지는 장소; (4) 시스템 사용이 발명 특허권자의 경제적 이익에 미치는 효과 및 기타 관련 상황을 고려해야 하며, 법원은 해당 행위가 일본 영토 내에서 수행된 것으로 평가될 수 있다면, 이를 법 제2조 제3항에 따른 ‘생산’으로 간주해야 한다고 판시했다.

이 판결은 (1)에 관하여, 일본의 사용자가 파일을 수신하는 것은 미국에 위치한 서버로부터 파일을 전송하는 것의 필수적인 부분으로 수행되며, 이는 피고의 시스템을 완성하므로 전송 및 수신이 일본에서 수행된 것으로 간주될 수 있다고 명시했다.

(2)에 관하여, 이 판결은 또한 일본에 존재하는 사용자 단말기가 발명의 주요 기능을 실현하는 데 필요한 구성 요소의 기능을 수행한다고 명시했다.

(3)에 관하여, 이 판결은 피고의 시스템이 사용자 단말기를 통해 일본에서 사용될 수 있으며 발명의 효과가 일본에서 나타난다고 명시했다.

(4)에 관하여, 이 판결은 일본에서 피고의 시스템을 사용하는 것이 본 발명의 시스템을 일본에서 사용함으로써 원고가 얻을 수 있는 경제적 이익에 영향을 미칠 수 있다고 지적했다.

(1)부터 (4)까지를 고려하여, 이 판결은 이번 발명에 대해 피고가 시스템을 생산한 행위가 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당한다고 결론지었다.

판결의 영향

이 판결은 고려해야 할 요소를 (1)부터 (4)까지 나열하고, 네트워크 시스템을 구성하는 일부 요소가 일본 외부에 존재하더라도 네트워크 시스템을 새로 만드는 행위는 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당할 수 있다고 판시했다.

이는 일부 요소가 일본 외부에 존재하더라도 네트워크를 통해 일본에서 네트워크 시스템을 구축할 때 일본 특허를 침해하지 않도록 주의해야 함을 의미한다.

결론

이 판결에 따르면 네트워크 시스템과 관련된 사업을 수행할 때 일부 구성 요소가 일본에 존재하면 일본 특허를 침해할 가능성이 있다. 따라서 이러한 사업체들은 이제 이 판결의 (1)부터 (4)까지 고려해야 할 요소를 기반으로 일본 특허 침해 위험을 적절히 평가하는 것이 권장된다.