企业知识产权权属的合规措施

作者: 刘民选,锦天城律师事务所
0
1915

识产权权属问题是知识产权的基础,在明确知识产权归属的问题后,才能合理地分配发明人和权利人之间的利益。在知识产权权属问题上,如何协调单位的员工作为发明人和企业作为权利人之间的利益,使员工不丧失创新的积极性,推动企业不断地自主创新,积累知识产权,尤为重要。

刘民选 锦天城律师事务所 合伙人
刘民选
锦天城律师事务所
合伙人

权属纠纷案件

笔者最近经办了一件专利权属纠纷案件。原告为一家单位,被告一是该单位的前雇员。该雇员因与该单位发生矛盾,在离职前期,把在原单位研发的成果私下申请了专利,并在申请后进行了著录项目变更,转至被告一的父亲被告二名下,以期躲过原告的调查。

本所代理原告,搜集了劳动合同和被告一的名片,用以证明被告一和原告曾存在雇佣关系;搜集了有被告一签名的参加原告相关的研发项目的会议讨论记录,用以证明被告一私下申请的专利与被告的职务相关;提交了著录项目变更的相关文件,用于证明被告一对涉 案专利进行的转让。此外,本所还向国家知识产权局办理了相关的中止程序,以防止涉案专利被被告放弃或转让。最终,此案的判决结果令人满意。

由于现行《专利法》对职务发明的相关规定还比较倾向于单位,且此案的被告所申请的发明创造是执行本单位的任务,因此,在此案的结果上,能帮助客户圆满解决问题。

法律修订

但是,最新的专利法修正案可能改变这一情况。《专利法第四次修订草案(送审稿)》第六条规定:“执行本单位的任务所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。”

“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定;没有约定的,申请专利的权利属于发明人或者设计人。”

第六条对职务发明进行的最重要修改在于对主要利用单位的物质技术条件所完成的发明创造进行了重新的权属划分。

可见,为激励企事业内的科技人员进行发明创造,提高企业的创新能力,对职务发明的归属,立法已经逐渐在改变态度,向发明人进行倾斜。

合规建议

由此,为防止企业的发明创造或技术秘密出现不当的损害,笔者就企业在合规方面,提出如下的建议:

首先,要密切关注专利法的修订进展。由于修订草案(送审稿)已经明确了对利用本单位物质技术条件所完成的发明创造的归属,因此,企业在合规角度应提前进行更新和修改,将原本主要利用单位的物质技术条件所完成的发明创造的权属问题与职工进行重新约定或明确,以确保企业的资产不致流失。

公司还应该提前在劳动合同中对企业的知识产权归属作出明确的约定,将研究、开发成果等归属规定为单位所有,并签署相应的保密条款;

在公司的研发过程中,应完善相应的规章制度管理,必须对有关的开发创作过程、背景等详细情况按照一定的格式进行记录,如对相关研发人员的职责、会议记录等信息进行规范、并作相应的记录和保存工作;

公司还需要对相应的研发成果或相关的资料进行相应的保密处理,如划分相应的密级并设定相应的保密手段,并依这一等级,决定其复印、对外公开、对内公开、资料发送等相关的处理规定。

在启动新的研发项目或其他发明创造时,对前景知识产权或背景知识产权做一个全面的梳理与归属的约定,可以避免因前景知识产权和背景知识产权权属不明,导致企业后续使用时出现纠纷。

最后,对员工私自将职务发明或企业的其他知识产权或商业秘密违规使用的,企业因及时跟员工进行沟通解决。若沟通调解不成,则应及时维权诉讼,采取相应的法律途径防止企业的知识产权或商业秘密流失。

企业知识产权权属的法律修订势在必行,企业知识产权工作亦当在此趋势下不断细化加强,以利于企业更好地掌握,灵活地运用自身知识产权优势,以避免因权属问题造成自身发展障碍。

AllBright_Logo

上海市浦东新区花园石桥路33号

花旗集团大厦14楼 邮编:200120

14/F Citigroup Tower

33 Huayuan Shiqiao Road, Pudong New Area Shanghai 200120 China

电话 Tel: +86 21 6105 9000

传真 Fax: +86 21 6105 9100

电子信箱 E-mail:

[email protected]

www.allbrightlaw.com