보호 상표로 지정할 수 없는 설명적 용어

저자: Manisha Singh 과 Malyashree Sridharan, LexOrbis
0
233
LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link

최근 M/S Pornsricharoenpun Co Ltd & Anr M/S L’Oreal India Private Limited 법원 명령에 대한 항소에서 델리 고등법원은 항소인의 Hair Spa 상표 사용을 제한하는 잠정적 금지명령을 기각했다. 법원은 용어 Hair Spa라는 용어가 피고에 의해 상표로 등록되었음에도 불구하고 거래에서 일반적이며, 피고가 상표가 아닌 설명적 방식으로 해당 용어를 사용했다고 판단했다.

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
수석 파트너 변호사이며
LexOrbis

항소인은 태국에서 Berina라는 상표로 화장품 및 헤어케어 제품 제조, 마케팅, 수출 및 거래를 하고 있는 유서 깊은 기업이다. 이 상표는 인도에서 화장품과 헤어케어 제품에 대해 클래스 03으로 등록되어 있다. 항소인은 2011년 인도에서 Berina Hair Spa라는 상표로 제품의 최초 판매를 위한 광고를 개시했다. 이 광고는 피항소인의 제품이 광고된 잡지에 광고되었다. 항소인의 제품과 외관에 대한 지식을 갖고 있었음에도 불구하고 피항소인은 3년 동안 아무런 조치를 취하지 않았다. 2014년 피항소인은 항소인의 상표인 Hair Spa에 대해 상표권 침해 및 사칭(Passing-off) 혐의로 영구 금지 명령을 신청했다. 원심법원은 항소인이 상표인 Berina Hair Spa를 사용하지 못하도록 판결했으나 해당 가처분명령에 불복하여 고등법원에 항소했다.

항소인은 화장용 표백제, 염색제, 헤어스트레이트너 크림, 헤어스파 및 컨디셔너 등 제품의 특성이나 설명에 이어 상표 Berina를 포함해 제조된 제품들을 제출했다. 헤어 스파라는 표현은 설명용으로만 사용되었고 상표로 사용되지는 않았다. 표현은 일반적이었으며 일반적으로 소비자들이 헤어 트리트먼트 제품으로 인식하고 사용하고 있었다. 헤어와 스파라는 표현 모두 분명한 사전적 의미가 있었으므로 이를 조합한 단어인 헤어 스파는 헤어 트리트먼트, 컨디셔닝, 영양 공급을 가리킨다.

헤어 스파라는 표현은 거래에서 흔하게 사용되고 있고 여러 기업들이 헤어 스파라는 단어를 통해 제품을 마케팅하고 있으므로 누구도 독점권을 주장할 수 없었다. 두 경쟁사 레이블의 스타일링, 색상 조합이나 트레이드 드레스에는 유사점이 없었다. 심지어 헤어 스파라고 작성된 단어의 스타일링 방식도 유사하지 않았다.

Malyashree Sridharan, LexOrbis
Malyashree Sridharan
파트너 변호
LexOrbis

피항소인은 2002년 정직과 선의를 기반으로 헤어 제품과 서비스에 대해 상표인 Hair Spa를 도입했다고 주장하며 사업을 영위하기 위한 목적으로 공개적이고 지속적인 방식으로 광범위하게 사용해 왔다고 말했다. 피항소인은 특정 스타일의 마킹과 로고를 사용해 대규모 L’Oreal 상표 포트폴리오를 구축해 왔다며 이를 제출했다. 해당 상표를 등록했고 피항소인이 Hair Spa란 상표를 사용했으므로 상표권 침해이자 사칭에 해당한다고 판단했다.

판결을 뒷받침하는 다수의 판례를 인용하며 고등법원은 헤어 스파라는 용어가 설명적이며 헤어 트리트먼트와 영양 공급 제품을 설명하는 데 거래에서 일반적으로 사용된다고 판단했다. 고등법원은 헤어 스파가 창조적 표현이 아니며 두 영어 단어인 헤어와 스파의 조합에 불과하며 제품의 특성을 설명하는 데 그친다고 보았다. 이 조합은 독점권을 구성하지 않는다고 판단했다. 법원은 피항소인의 상표인 Hair Spa가 배타적 독점권을 주장하고 제2자가 그러한 일반적인 표현을 사용하지 못하도록 하는 데 충분한 식별력을 확보하지 못했다고 보았다.

가장 중요하게는 항소인의 제품의 색상 구성이 피항소인의 제품 구성과 분명히 달랐고 심지어 단어인 Hair Spa의 글꼴, 서식 및 색상이 달랐다. 고등법원은 항소를 허가하고 원심법원이 내린 판결을 기각했다.

이 결정은 상표법에 따라 제품의 특성을 정의한 설명적 용어가 상표로 등록되어선 안 된다는 입장을 다시금 보여준다. 설명적 상표의 보호와 권한 행사에 대한 임계치는 높다. 상표가 식별력을 확보했다는 주장은 안정적이고 신뢰할 수 있는 증거로 입증되어야 한다. 즉, 지속적이고 중단 없는 사용을 통해 해당 용어를 틀림없이 청구인과 연결지을 수 있을 만큼의 식별력이 있어야 한다.

권리 행사의 관점에서 브랜드 소유자는 이러한 상표에 대한 보호를 거의 받을 수 없으므로 해당 상표의 도입에 매우 신중해야 한다.

Manisha Singh LexOrbis 수석 파트너 변호사이며 Malyashree Sridharan는 파트너 변호사입니다.

LexOrbis logo

LexOrbis

709/710 Tolstoy House

15-17 Tolstoy Marg

New Delhi – 110 001

India

Mumbai | Bengaluru

 

연락처 세부 정보

전화: +91 11 2371 6565

이메일: mail@lexorbis.com

www.lexorbis.com

LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link