분할특허출원 – 전략적 접근방식

저자: Manisha Singh 과 Virender Singh, LexOrbis
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분할 특허 출원에 대한 법률은 지속적으로 발전하고 있다. 따라서 출원인은 분할 특허 출원 제출 여부와 시점에 대한 딜레마에 직면하게 된다.

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
선임 파트너
LexOrbis

분할 또는 분할 특허 출원은 특허법(1970) 16, 10(5) 및 7(1)조의 적용을 받는다. 분할 특허 출원은 모출원된 발명품이 다수이고 해당 모출원과 분할 출원이 별개로 간주되는 경우에만 허용된다. 분할 출원은 모출원이 승인 또는 거부되기 전에만 제출될 수 있다. 즉 특허 출원이 여전히 심사 중일 때 가능하다.

Boehringer Ingelheim International Gmbh Controller of Patents의 최근 판례에서 델리 고등법원은 16조에 의거해 완전한 사양에 대한 주장이 하나 이상의 발명품과 관련되어 있는지 판단했다. 즉, 복수의 발명품을 인정받는 문제는 모출원의 주장에 따라 다르다. 발명품이 모출원으로 설명될 수 없는 경우 자체적인 내용 자체만으로 분할 출원을 할 수 없다. 모출원 및 분할 출원에서 중복 청구가 있어선 안 된다. 분할 출원 관련 조항을 협의로 해석하는 것이지만 이에 대한 항소는 없었다.

이전에 분할 특허 출원을 제출한 후 또 다른 분할 특허를 출원하려는 경우(분할 출원 연속 제출), 현존하지 않는 전 지적재산권기구(Intellectual Property Appellate Board, IPAB)는 해당 출원이 이전 분할 출원에 새로운 주제가 존재하거나 단일성 부족으로 거부된 경우 유효하다고 판결한 바 있다. IPAB의 결정에 따르면, 이전 분할 출원에 기반한 나중 분할 출원은 두 번째 출원 주장이 원 주장의 것에 기반할 때 허용된다. 분할 출원의 분할은 복수 발명 요건 및 결정 대기 중인 최초 분할 출원 요건 등 다른 조건의 적용을 받는다.

Virender Singh
Virender Singh
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분할 출원을 제출하기 최적의 시기는 모출원의 주장에 제한이 적용되거나 발명이 단일성 부족으로 거부된 경우이다. 모출원의 단일성이 부족하다는 데 이의가 제기되지 않은 경우에도 분할 출원을 제출할 수 있다. 분할된 주장은 모출원에서 삭제되어야 한다. 인도특허청(IPO)가 거부한 경우, 출원인은 또한 반드시 분할 출원이 모출원의 주장과 별개인 발명에 대한 것임을 입증해야 한다. 이는 분할 출원의 적격성을 심사하는 데 필수적이다. 분할 출원의 범위는 별개의 발명으로 모출원의 문제와 다른 문제를 해결해야 하며 이전 발명을 넘어서는 기술적 효과와 진보를 보여주어야 한다.

모출원의 주장이 하나 이상의 발명에 관한 것일 경우 분할 출원을 해야 한다. 분할 청구는 모출원과의 유사성 부재, 더 광의의 발명 등 기본적인 조건을 충족해야 하며, 모출원의 발명과 독자적임을 분명히 해야 한다. 특허 출원에는 결정에 대한 사전 통지가 없으므로 분할 출원은 모출원에 대한 결정을 기다리는 동안에만 제출할 수 있다. 분할 출원은 이때 가능한 한 빨리 제출되어야 한다.

모출원에 존재하지 않는 발명에 대한 분할 출원을 위해 분할 특허를 출원하려는 출원인은 대기 중인 모출원에 해당 요소를 추가할 수 있다. 이미 언급한 바와 같이 이때 해당 요소는 모출원의 주장과 유사하지 않거나 더 광의의 발명이어야 한다. 또한 모출원의 발명에 독자적인 요소가 있어야 한다. IPO가 단일성 부족을 이유로 추가한 요소를 거부하는 경우 출원인은 분할 출원을 할 수 있는 타당한 근거를 갖게 된다. 해당 경우 그럴 가능성은 없을지라도 만약 특허청이 새롭게 추가된 요소를 거부하지 않는 경우 출원인은 현재 출원에서 명시된 모든 주장에 대해서만 보호를 받을 수 있다. 하지만 예상대로 특허청이 추가 요소를 거부하는 경우 출원인은 추가된 주장을 철회하고 모출원을 계속할 수 있다. 이때 지급한 추가 수수료는 돌려받지 못한다.

Manisha SinghLexOrbis 선임 파트너 변호사이며 Virender Singh는 소속 파트너 변호사입니다.

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