인도에서 국내 단계 특허를 출원하시나요? 마감일을 주의하세요

인도의 특허 제도는 여러 마감 기한을 엄격히 준수하도록 요구하며, 적시에 조치를 취하지 않으면 특허 신청자에게 불리한 결과가 초래될 수 있다.

2003년 제정된 특허 규칙 제20(4)조는 우선일로부터 31개월 이내에 인도에서 특허협력조약(PCT)에 따른 국내 단계 출원을 제출하도록 규정하고 있다. 제22조에 따르면, 인도를 지정한 국제 출원은 출원인이 제20조를 준수하지 않을 경우 철회된 것으로 간주된다. 특허 규칙에 따라 정해진 시간을 연장할 수 있는 재량권을 부여하는 제138조의 개정으로 인해 31개월의 기한은 연장 가능 여부 사이에서 변동됐다.

인도에서 국내 단계 출원을 제때 제출하지 못한 최초의 사건은 2010년 마드라스 고등법원에서 다룬 Nokia Corporation v Deputy Controller of Patents and Designs 사건과 2014년 지식재산권 항소위원회에서 다룬 Tryton Medical Inc v The Controller General of Patents 사건이다. 두 사건 모두에서 국내 단계 출원의 지연 제출이 허용됐으며, 제138조가 심사관에게 신청인이 충분한 사유를 제시한 경우 국내 단계 출원 제출 기한을 1개월 연장할 수 있는 재량권을 부여한다고 판결됐다.

2003년 제정된 특허 규칙은 2016년 5월 16일에 개정됐다. 2016년 개정에 따라 제138조는 더 이상 지연된 국내 단계 출원에 대해 1개월의 연장을 허용하지 않는다. 그 이후의 법원 판결은 31개월 기한을 준수하지 않는 것에 대해 더 엄격한 입장을 보여주고 있다.

Diebold Self Service Systems v Union of India and Others (2022) 사건에서 청원인은 5개월 지연된 국내 단계 출원을 허용하지 않은 특허청의 결정을 다퉜다. 그들의 주요 주장은 특허 규칙의 제22조가 PCT 규칙 제49.6조와 모순된다는 것이었다. 법원은 제22조가 PCT 규정과 모순되지 않는다고 판단하며, 인도에서 국내 단계에 진입하기 위한 31개월 기한은 필수적이며 초기 제출 단계에서 신청자에게 어떠한 유연성도 허용하지 않는다고 강조했다.

Humanity Life Extension LLC v Union of India and Another (2023) 사건에서, 청원인의 인도 변호사는 적시에 지시를 받았음에도 불구하고 국내 단계 출원을 제때 제출하지 못했다. 마감일이 지난 것을 알게 된 청원인은 사건을 다른 인도 대리인에게 이관했고, 그 대리인은 국내 단계 출원을 시도했으나 심사관은 기록 보관을 거부했다.

여기서도 청원인은 제138조가 PCT 규칙 제49.6조를 초과하는 권한을 가진다고 주장했다. 델리 고등법원의 Diebold 사건 판결을 언급하며, 분할 재판부는 인도에서 국내 단계 출원을 위한 31개월 기한이 필수적이며, 특허 규칙이 PCT 규칙과 일치한다고 재확인했다.

흥미롭게도, 지연된 국내 단계 출원을 다룬 최근 판결과 달리, 법원은 제138조에 따라 연장이 금지된 다른 필수 기한에 대해서는 더 관대하게 연장을 허용하고 있다.

The European Union Represented by the European Commission v Union of India (2022) 사건에서 법원은 심사관이 최초 심사 보고서에 대한 답변의 지연 제출을 허용할 수는 없지만, 고등법원이 서면 관할권을 행사하여 특허 대리인의 과실, 서류 정리 오류, 신청인의 성실한 노력 등 신청인이 신청을 포기할 의도가 없음을 반영하는 경우에 한해 이러한 지연을 드물게 용인할 수 있다고 판결했다. 그러나 신청인이 후속 조치를 취하지 않는 것은 신청을 포기하려는 의도로 간주될 수 있다.

개정된 특허 규칙은 2024년 3월 15일에 발표됐다. 새로 개정된 제138조는 이제 심사관에게 최대 6개월 동안 규칙에 따른 모든 행위의 지연을 용인할 수 있는 광범위한 재량권을 부여한다.

비록 개정된 제138조가 모든 규칙에 따라 정해진 시간을 연장할 수 있는 것처럼 보이지만, 특허청은 이에 동의하지 않는 것으로 보인다. 향후 지연된 국내 단계 출원이 허용될지 여부와 상관없이, 제138조는 재량 규정이며, 신청자가 출원을 계속할 의도가 있음을 입증할 수 있는 경우에만 연장이 고려된다는 점을 유의하는 것이 중요하다.

따라서, 과실은 용인될 가능성이 없다. 어떤 경우에도 불리한 결과를 피하기 위해 31개월 기한을 준수하고 성실히 임하는 것이 최선이 될 것이다.

Nupur Maithani는 Anand and Anand의 파트너이다.