同一「JBR」商標：裁判所が混同分析テストを要求

商標紛争では、商標が関連する商品やサービスが十分に類似し、消費者に実質的な混同のおそれをもたらすか否かが争点となることが多くなります。これは、同一の区分において、同一または類似の商標を異なる商品に対して保護申請する際に生じます。商標登録は当該区分全体に対する独占権を自動的に付与するものではありませんが、商品説明の技術的な比較だけでは不十分です。真の争点は、一般的な消費者が、当該商品は類似していると誤解して、同一の販売経路を通じ、同一の顧客層を対象に、あるいはその他の方法で混同を生じうる関連性があると認識されるかどうかです。

同一のJBR商標により異議申立の事態に

最近の高等裁判所上訴事件「Karan Rathore v Registrar of Trade Marks and Anr」において、第12類における同一商標「JBR」の登録について商標登録局が却下した決定に対して上訴人は異議を申し立てました。当事者は異なる自動車関連商品について登録商標を主張しています。上訴人の商標は「自動車部品」に登録されていました。上訴人の商標は、2000年以降、前所有者を通じて継続的に使用され、2023年に上訴人に権利が移転されました。上訴人は、業界における評判と信用が存在したと主張し、それによって当該の商標が自社の事業と排他的に関連付けられるようになったと主張しました。

第２被申立人は2023年、自動車・バイク・車両カバーの第12類における「JBR」の登録出願を行い、2020年からの使用を主張しました。出願は受理され商標公報に掲載された後、申立人が異議申立てをおこないました。競合商標が同一であるため、被申立人が密接に関連する自動車関連商品で同一商標を登録すれば混同は避けられないと異議申立てにおいて主張しました。

裁判所が厳格な商品類似性テストを忌避

2024年、商標登録官は、第１申立人の登録が自動車部品を対象としているのに対し、第2被申立人の出願は車両カバーを対象としているとして、第1申立人の異議を棄却しました。登録官は、商品が異なり、第1申立人が当該分類で登録をおこなっているという理由だけで全区分において独占権を主張できないと判断したのです。上訴人はこの決定を不服とし、商標局が商品の類似性、及び混同のおそれに関する定まった司法判断基準を適用せず、ラベルのみに基づいて商品を非類似と扱ったと主張しました。上訴人は、商品が異なるという事実だけで商品の類似性を判断することはできないと論じました。

自動車部品と車両カバーは同一ではありませんが、いずれも同一商業分野における自動車関連商品であり、重複する流通経路を通じて同一消費者層に販売されています。第２被申立人は、申立人の登録は限定的であり、同一区分内の他商品に対する排他的な権利を主張するために拡大解釈することはできないと主張してこの判断を擁護しました。

　裁判所は、両商標が構造的・音韻的・概念的に同一である点について争いがないと認定しました。商品の類似性を判断する正しいアプローチは、硬直的、または過度に技術的になることではなく、ビジネス、および商業的観点から評価することです。裁判所はFDC Limited v Tas Med India Private Limited and Anr事件、その他の判例を根拠に、関連要素として商品の性質・構成、意図された用途、販売流通経路、消費者層、および実際に競合関係にあるか補完関係にあるかを挙げました。ニース分類に基づく区分は決定的ではなく、異なる区分に属する商品でも類似している場合があります。同一区分内の商品も、取引形態によっては非類似となる可能性があります。

同一の商標には合理的な分析が不可欠

裁判所は、登録官が確立された判断基準に基づく合理的な分析を示さずに、単に商品が異なると述べることはできないと判示しました。登録が区分全体についての独占を付与するものではないという原則は正しいとしても、同一の商標に関する場合、その原則だけで異議申立てを退けることはできません。たとえ商品が同一でなくとも、登録官は、それらが類似しているか、または関連性があって需要者が２つの事業者の間に何らかの関係があると推認するおそれがあるかを、なお検討しなければなりません。

本判決は、同一の商標がある場合、需要者が混同する可能性を登録官は考慮するよりももっと大きな義務があることを確認するものです。これは、需要者を欺く可能性が著しく高いと考えられるからです。

Manisha SinghはLexOrbisのパートナーであり、Shivi Guptaは同事務所のアソシエイト・パートナーです。