特許出願の分割に関する法令は進化し続けています。そのため、出願人は、分割出願をするか否か、また、分割出願する場合にはいつ出願するか、というジレンマに直面することになります。
特許出願の分割は、1970年特許法第16条、第10条（5）および第7条（1）の適用を受けます。親出願で出願された発明が複数あり、親出願の請求項と分割出願の請求項とが異なる場合にのみ、特許出願の分割は認められます。分割出願は、親出願の特許査定または拒絶査定の前、すなわち親出願がまだ審査されている間にのみ提出することができます。
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先般のBoehringer Ingelheim International Gmbh対Controller of Patentsの裁判において、デリー高等裁判所は、完全な明細書の請求項が、第16条に規定される1件を超える発明、すなわち複数の発明に関するものかどうかは、親出願の請求項によって判断されると判示しました。親出願の請求範囲に含まれない発明は、それ自体の内容のみについて、分割出願することはできません。親出願と分割出願の請求項を重複させることはできません。この判示では分割出願に関する規定が狭く解釈されていますが、控訴はされていません。
ある分割出願を先に行った後に別の分割出願を行う場合、つまり分割出願を連続して行う場合、今は廃止されている知的財産審判委員会（IPAB）は、先に行われた分割出願に単一性や主題の新規性の欠如の異議がある場合、その出願は有効であると裁決しました。この裁決では、先に行われた出願から生じた、後から行われた分割出願は、2番目の出願の請求項が最初の出願の請求項に根ざしている場合に、認められるとされました。分割出願の分割には、複数の発明があること、最初の分割出願が審査中であることなど、他にも条件があります。
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分割出願を行う時期として最適なのは、親出願の請求項に制限が付されたり、発明の単一性の欠如の異議が提起されたときです。親出願の請求項にそのような単一性の欠如の異議がない場合でも、分割出願を行うことができます。分割された請求項は、親出願の請求項から取り除く必要があります。インド特許庁（IPO）が異議を唱えた場合、出願人は、分割された請求項が、親出願の請求項とは異なる発明に関するものであることを、証明しなければなりません。これは分割出願の必須要件です。請求項が親出願とは異なる課題を解決し、技術的効果や先行技術に対する進歩性を備えていれば、異なる発明に関する請求項に該当します。
親出願の請求項が複数の発明に関するものである場合、分割出願を行うべきです。分割出願の請求項は、親出願の請求項に類似していないこと、または親出願の請求項を拡大解釈したものではないことなどの、基本的条件を満たす必要があり、親出願の発明とは異なる発明に関するものでなければなりません。特許出願では査定の事前通知がなく、親出願の査定が出された後は分割出願を行うことはできないため、分割出願はできるだけ早い時期に行うべきです。
特許の分割出願において、分割出願の請求項が親出願で請求されていない場合、出願人は審査中の親出願の請求項に、分割出願を希望する請求項を追加することができます。すでに述べたように、請求項は、親出願の請求項に類似したもの、または拡大解釈したものであってはならず、親出願の発明とは異なる発明に関するものでなければなりません。IPOが追加された請求項に対して、単一性の欠如の異議を提起した場合、出願人には、分割出願を行う正当な理由があることになります。また、後で行われた分割出願の有効性について、IPOは疑義を呈することができなくなります。その場合、可能性は低いものの、もしIPOが新たに追加された請求項に対して異議を提起しなければ、出願人は現行の出願に記載された全ての請求項についてのみ、保護を受けることができます。しかし、通常通り、IPOが新しい請求項の追加に異議を提起した場合、出願人は追加した請求項を取り下げ、支払い済の追加手数料を放棄して、親出願の請求項について手続きを継続することができます。
Manisha SinghはLexOrbisのパートナー、Virender Singhはアソシエイトパートナーです。
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