知识产权尽职调查中的关注事项

作者: 刘建强,上海市太平洋律师事务所
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涉及知识产权的企业并购中,为了查明收购对象的知识产权状况并预防潜在风险,一般都需要知识产权尽职调查。虽然知产尽调也有常规清单,但在不同交易背景下,清单上所列事项的重要性亦有所不同。因此,需要结合交易的实际情况,关注核心知识产权及具体场景下最有可能发生的重要风险。本文仅以两起涉外交易中的知产尽调为例,就部分关注事项进行说明。

案例一:核心技术未申请专利,仅以专有技术方式保护

在中国A企业收购欧洲B企业的交易中,虽然涉及多种知识产权,但交易的核心知识产权是B企业在行业内的先进技术。交易的目的是通过企业并购实现技术收购,并将该技术应用于中国市场的产品制造和销售。由于B企业在行业内的产品声誉已经证明其技术的先进性和有效性,因此其技术及产品的市场实现度均有保障。但在交易前的知产尽调阶段,我们发现B企业的核心技术方案均是通过专有技术(即技术秘密)来保护的,并未在本国申请专利,更未在中国申请专利。

Frank Liu, Shanghai Pacific Legal
刘建强
合伙人
上海市太平洋律师事务所

利:就本案例而言,B企业本身的技术先进性、可靠性都通过产品变现并经过了量产和市场验证,且B企业规模较小,其掌握核心技术的人员也是明确的。此外,核心技术以技术秘密而非专利的方式进行保护,也有效防止了潜在竞争对手对技术方案的研发竞争。前述有利条件在很多交易中都不具备,推进交易的优势是明显的。

弊:然而,如果引进该技术,并在中国进行大规模的生产和销售,则B企业在本国生产环境下,将技术严密保护在可控范围的条件将不复存在,而A企业可能面临该技术泄露,难以实施的风险。

解决方案:经过和A企业的沟通和分析,我们建议将该技术方案要点进行详细分析归类,根据技术方案的特点分别采用技术秘密以及在中国申请专利的方式进行综合保护。

案例二:部分技术申请专利,但核心技术信息不明确

该交易是欧洲C企业以技术收购为主要目标收购我国D企业。在知产尽调中我们发现D企业已经在中国申请了专利,以实用新型为主,也包括个别发明。但D企业的技术目前仍在试验阶段,并未用以实际投入批量产品生产,故而也无法通过产品进行市场验证。

利:对收购方而言,该案例的有利之处在于D企业提供了相关专利,有公开信息可以作为基础技术分析和比对的初步依据,并可在此基础上要求D企业进行补充。

弊:由于无法排除核心技术被专利之外的技术秘密保护的可能性,在D企业不能如实全面告知的情况下,仅仅根据其提供的专利列表仍然无法明确核心技术。而且,D企业陈述其提供的所有专利均为核心技术,但经初步查询分析后C企业对该陈述存在疑问。此外,D企业的主要专利为实用新型,其稳定性相对较弱。由于该技术并未进行批量生产及市场验证,实际实施中可能存在无法达到预期的风险。D企业的技术目前只在中国申请了专利,且绝大部分专利已经超过优先权期限,无法在C企业所在国进行申请注册保护,因此将来在C企业所在国实施,还存在可能侵犯他人知识产权的风险。

解决方案:针对本交易中核心技术不明确的问题,除非D企业如实披露,否则其以技术秘密保护的部分很难有清晰明确的甄别方法。在此情况下,作为补救,以合同约定的方式让D企业从不同角度提供保证,明确其提供技术支持以最终达到技术实施目的义务。此外,针对仍在优先权期限内的专利及技术改进方案,应及时在相应的C企业技术实施国申请专利。另一方面,基于D企业核心技术本身的不清晰情况,无论是否成功申请专利,在技术实施前也需要在实施国进行专利风险排查,以防在不知晓的情况下造成对他人知识产权的侵权。

此外,前述案例的知产尽调中还发现权利主体不一致,技术进出口的备案或审批及实施可能涉及的环评及经营许可等问题,此类问题都需要提前考虑,以免完成技术转让/许可后,仍然出现无法实施的情况。

综上,随着知识产权越来越多的成为交易的主要标的,知产尽调对跨境交易的重要性也愈发重要。只有结合交易的实际情况,分清主次、按照重要程度和商业影响,有针对性地进行尽职调查,才能真正起到降低或排除交易中的知识产权风险,促进交易顺利进行的作用。

上海市太平洋律师事务所合伙人刘建强

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