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中国《专利法》第三修正案于2009年10月1日生效施行,但其《实施条例》仍在审议之中。新修订的法规对专利业务实践将产生怎样的影响,带着这一问题,《商法》采访了多位知识产权专业律师和企业法务。作者:罗曼

晓雪任重道远。作为谷歌公司的大中华区法律总监,他正忙于仔细研究于今年 10 月 1 日生效的《中华人民共和国专利法》第三次修正案。为了配合政府发展知识型经济、实现经济高效增长的国家战略,此次修正案对专利法做出了重大修订。

这些重大修订涉及到知识产权的保护,包括要求企业与作为职务发明创造的发明人或设计人的员工分享利润,这意味着赵晓雪以及其他成千上万与知识产权打交道的律师和商人可能需要重新考虑自己在相关问题上的策略了。

总体而言,此次经过精心草拟,在知识产权保护方面与国际惯例接轨的新修正案受到了知识产权届专业人士的欢迎。遗憾的是,该修正案仍然遗留有一些 “灰色地带” 未能予以明 确。

赵晓雪面临的问题是:根据修订后的专利法的相关规定,企业可能会被要求与作为专利发明人或设计人的本企业职工就如何分享从第三方获取的专利许可使用费签订相应的协议。

他说,虽然谷歌已经有一套奖励企业内员工发明人的制度,但目前尚不能确定该如何将公司的现行做法与新法规有机地结合起来。

现行《中华人民共和国专利法实施细则》的修订草案(草案名称为《中华人民共和国专利法实施条例》)已经对外发布,但尚未获得通过。据金杜律师事务所合伙人兼知识产权业 务负责人李勇说,除非单位与发明人或设计人另有约定,职务发明创造的发明人或设计人可获得的法定最低报酬标准将按照该修订草案的如下规定执行:一项发明专利的奖金最低不少于人民币 3,000 元,外加实施该发明所得的税后利润不低于 2% 的报酬;对于每项实用新型或外观设计给予最低不少于人民币 1,000 元的奖金,此外,对于实用新型,外加不低于实施该实用新型所得的税后利润2%的报酬,而对于外观设计专利,则外加不低于实施该外观设计所得的税后利润 0.2% 的报酬。如果一项专利被转让给第三方或许可给第三方实施,则支付给发明人或设计人的报酬应不低于许可或转让该专利的使用费、转让费税后金额的 10% 。

赵晓雪应该如何应对?这一问题的解决在很大程度上取决于对以下一系列具体问题的回答:《专利法实施条例(草案)》是否最终会按照其已经公布的草案条文颁布生效?谷歌在多大 程度上需要对其现行规则做出相应调整?专利法新修正案是否具有追溯效力?这些问题,以及其它需要明确的问题,也许只有在《专利法实施条例(草案)》获得通过的那一刻才会尘埃落定。现在,赵晓雪以及像他一样的知识产权专业人士,已经开始紧锣密鼓地着手研究如何应对专利领域诸多游戏规则都做出了重大修改的专利法修正案。

Fred Yen, Partner, Tai E International Patent & Law Office一次事关重大的修订

《中华人民共和国专利法》修订过三次。第一次是在中国加入世界贸易组织之前,为了履行中国在《中美关于保护知识产权的谅解备忘录》中作出的承诺而做的修订。第二次是在2000年,为了适应世界贸易组织的相关规则和标准而做出的修订。据北京金城同达律师事务所的高级合伙人李森说,最近的这次,已经是中国第三次对专利法进行修订,但却是第一次并非由于外界压力而做出的修订: “中国自己已经认识到,要成为一个创新型国家,一部好的专利法是必不可少的。”

这次修正案做出的重大调整还包括对外观设计专利、强制许可制度的修改,对 “绝对新颖性” 的要求以及在境外申请专利前需进行安全保密审查的要求。

理慈国际法律事务所的高级合伙人李宗德博士注意到,新修正案中采用的 “绝对新颖性标准” 与《欧盟专利公约》的做法是一致的。他说: “原来规定中对公开使用或为公众所知的 地域限制 (注:在中国国内) 得以取消,现在,一项发明会因为在世界任何地方被公众所知而丧失新颖性。修订前的专利法采用的是 “相对新颖性标准” ,根据该标准,一项发明专 利申请要想不被中国国家知识产权局(SIPO)以丧失新颖性而驳回,这项发明的公众认知、商业使用以及产品的预先发售,都必须先在中国境内实施;或者,将这一发明在中国或境外的出版物上公开发表。”

Huang Song, Partner, Jun He Law Offices北京中伦律师事务所合伙人陈际红认为 “绝对新颖性” 的要求是最显著的改变。他说: “它引入了 ‘现有技术’ 的新概念,即申请之日以前为公众所知的所有技术。如果某一发明专利产品曾经在世界上任何地方出售过、允诺销售过或生产过,该项发明的新颖性便不复存在。”

君合律师事务所上海办公室的合伙人黄松律师对上述观点表示赞同。他说: “本次专利法修订最有意义的一点就是 ‘绝对新颖性标准’ 的提出。只有当发明具有真正的新颖性,发明人才有权获得专利,这一观念是所有专利制度的基石。”

优先在中国申请专利

鸿鹄律师事务所的郭心仪说: “ ‘绝对新颖性标准’ 对于早已建立起有效的信息披露管理制度的跨国公司而言,并非一项重大的变更。” 她敏锐地注意到一个细节:即使是修订前的专利法所执行的 “相对新颖性” 标准,也并非严格意义上的基于 “国内地域限制” 的新颖性标准,而是一种 “混合新颖性标准” 。

她进一步解释说: “根据旧法,任何已在国外出版过的专利都属于 ‘现有技术’ 的范畴。新法只是将这一范畴进行了扩充,那些非通过在国外出版的方式-基本上是通过口头披露或公开展示-而为公众所知的技术也被纳入 ‘现有技术’ 的范畴。”

台湾台一国际专利法律事务所执行合伙人阎启泰指出,这一规定可能会减少外国发明者经常抱怨的一种现象的发生:他们的发明,已在中国境外公开使用,却被中国人在中国申请专利。 “根据新的标准,要具备 ‘新颖性’ ,一项发明必须是在申请日之前在国内外均不被公众所知。”

富而德律师事务所香港办公室高级律师 Richard Bird 说,被知识产权专业人士所普遍诟病的一个问题是中国授予的毫无价值的专利的数量太多。他说: “本次修订可能产生的最大的影响,预计是将有助于淘汰那些明显麻烦或琐碎的实用新型和外观设计专利。”

北京浩天信和律师事务所合伙人王正发也认为 “绝对新颖性标准” 的引入是 “最有意义的”,是 “一个将使中国专利法与国际标准接轨的广受欢迎的改变”,此外,王律师还说: “这不但将减少 ‘垃圾’ 专利的数量,而且将减少 ‘专利抢注’ 事件的发生—因专利权人未在中国公开使用过其专利产品,而被他人乘机在中国抢注其专利。”

另一个引起公愤的问题是中国企业直接拷贝国外的发明专利,并在国内制造和出售。修订后的专利法理论上应该有助于缓解这个问题。台湾台一国际专利法律事务所的阎律师说: “绝对新颖性标准的引入将提升专利申请的质量,从而鼓励更多的外国发明人在中国申请专利。”


新标准、新焦点

修订后的专利法中一系列的新要求将把人们对专利事务的关注焦点从中国境内转移到全球范围,这可能促使企业在相关问题上的做法更趋成熟。

博钦律师事务所律师王朝晖博士说: “根据修订前的专利法,只有在中国境内的公开使用才构成因公开使用而导致申请专利丧失新颖性的事由。”

而修订后的专利法则要求新的专利在被授予之前必须具备 “绝对新颖性” 。 “绝对新颖性” 的标准意味着申请专利的发明创造必须是真正意义上的全新发明创造。

这一规定将促使中国企业对他们的发明采取更严格的保密政策。事实上,先进的跨国企业已经采取了严格的保密政策,以遵守欧盟早前制定的类似规定。

北京润明律师事务所合伙人程冰说,上述修订后的 “绝对新颖性” 标准适用于现有的三种专利类型:发明专利、实用新型专利和外观设计专利。程律师说, “绝对新颖性标准” 将有助于防止专利抢注,提高专利申请的门槛,它将改变对授予的专利提出异议的事由,并且也证明了政府正在 “致力于保护知识产权”。


安全保密审查

博钦律师事务所合伙人王朝晖博士说,修订前的专利法要求中国企业 (无论是中资企业,还是外商投资企业) 应当首先在中国提交专利申请,否则将可能遭受永远无法在中国取得专利保护的风险。

修订后的专利法则允许企业在向中国提交专利申请之前可以先向其它国家申请专利,但需先由中国国家知识产权局进行保密审查,以确保没有泄露任何国家机密。以前习惯首先在美国提交申请的跨国企业 (许多跨国企业实际也是这样做的) 现在或许可以认为,这一规定给他们 “先在外国申请专利,然后再在中国申请” 的做法指明了一条更加清晰的道路。

然而,有评论人士认为,安全保密审查可能需要 3 到 5 个月,从而会引发这样一种风险:竞争对手会在此期间抢先提交类似的专利申请。

富而德律师事务所香港办公室高级律师 Richard Bird 这样提醒我们: “很多人可能还没意识到的是,该规则对所有外国单位和个人在中国提交的专利申请都适用,而不仅仅只是针对外国单位或个人在中国提交的申请是该项发明创造首次提出专利申请的情形。这是一个非常重要的转变,保密审查的要求将导致专利申请的不可预期性。”

中国专利代理 (香港) 有限公司的邰红认为,对外国单位或个人提交的专利申请也需要进行保密审查的新规定,非常值得关注。她指出: “旧专利法中的 ‘中国单位’ 改成了 ‘任何单位’ ,而 ‘应当首先向中国申请专利’ 改成了 ‘进行保密审查’ 。”

对于违反规定、未向中国国家知识产权局申请进行 “国家机密” 审查的专利申请,可能导致相应的处罚甚至承担刑事法律责任。但是,这就产生了一个问题 – 正如理慈国际法律事务所的李宗德博士注意到的那样 – “涉及国家安全或其它重大利益的发明” 在法律中并未明确定义,而 “将完全由专利管理部门负责解释” 。这就是说,国家知识产权局对这一问题享有最终的解释权。

专业处理知识产权事务的罗思国际 (英国) 有限公司的亚洲业务发展部兼香港区主管 Nick Redfearn 表示,说到底,国家知识产权局的保密审查最令人担忧的倒不是 “机密” 而是 “效率” 。如果国家知识产权局的审查是有效率的,则此类保密审查的影响也将是有限的。 “否则,它就可能成为企业进行科技研发的障碍。”

但是其他人就显得比较乐观。北京北翔知识产权代理有限公司的合伙人杨勇就认为,保密审查所针对的是外国公司在中国的下属企业,这些企业可能在过去多是以母公司而非自己的名义在中国境外申请专利。他说: “我认为这一制度对在中国境内的科研活动并无影响,要知道,新规定在 ‘应当先行向中国申请专利’ 这一问题上已经非常宽大了 – 事实上,新专利法也已经不再做此要求了。”

对遗传资源的渴求

中国政府不但在保护国家机密方面不遗余力,而且在寻求尽可能多的信息 – 特别是与发展知识产权密集型产业 (例如医药和食品行业) 密切相关的信息 – 方面也显得有些如饥似渴。政府对知识的渴求体现在修订后的专利法中加强了对披露遗传资源的来源的要求。

Tiger Zhao, Partner, HFG要求披露遗传资源来源的做法在发展中国家已经非常普遍。上海恒方知识产权咨询有限公司合伙人赵迎春说: “保护遗传资源已成为一种共识,而且世界上许多国家都有这方面的立法。这一规则的实施将推动中国在这一领域的研发。”

以下就以经营农业的孟山都公司为例。孟山都公司从事的业务包括研发适应各种环境条件的植物新品种。

孟山都北京公司副总法律顾问 Michael Roth 说,该公司的研究大部分是与基因遗传科学有关的,因此,新专利法中对遗传资源来源信息的披露要求可能会给他们造成极大的负担。他说: “为满足这一要求,我们可能需要投入额外的精力和资源,并实施额外的程序和步骤。”

Roth 先生表示,孟山都公司本身拥有丰富的专利经验,所以,实际上,这个问题可能更多地是需要引起该公司在中国当地合作伙伴的关注,对后者来说,披露有关遗传资源来源的要求 “可能会削弱他们开发专利技术的能力……”。

Tong Chen, Partner, Jones Day什么算是遗传资源的直接来源或原始来源?什么情况是无法说明原始来源的合理理由?这些问题引发了很多讨论。美国众达律师事务所上海办公室合伙人陈炽说: “条款的模糊性和惩罚的严厉性相结合,使这一条款成为生命科学领域的发明人的潜在雷区。” 台湾台一国际专利法律事务所的阎律师说,披露要求可能难以实现,因为追踪查询遗传资源的原始来源绝非易事,特别是当它们与诸多其他的研究和探索盘根错节在一起的时候。而且,外国企业也不太可能投入精力和资源去调查原始来源不明的遗传资源。鸿鹄律师事务所的郭心仪说: “来自发达国家的外国企业可能对此新规则还不熟悉,因此需要做进一步的观察。应当指出,未能按照规定进行披露只会导致新提起的专利申请被驳回,但不会使已经获取的专利被宣告无效。” 不过,郭心仪还补充说明了一点:如果一项发明创造是在非法获得或者非法利用的遗传资源的基础上完成的,则该发明创造既有可能在申请专利时被拒绝授予专利,也有可能在授予专利后被宣告无效。

强制许可:谈判的筹码?

另一个引发众多讨论的新规定是关于药品类专利权的强制许可。据此,政府可以强制要求专利权人允许其他人制造、出口其专利药品。

恒方知识产权咨询有限公司的赵律师说: “虽然强制许可的新规定尚未开始执行,但该条款的制定可视为针对中国和全球日益增多的公共卫生事件的一项特别措施。”

其它国家已经在利用强制许可制度赋予的特权来生产被认为过于昂贵或难以获取的重要药物。以泰国为例,通过行使此特权而生产了抗艾滋病毒和治疗艾滋病的药物。印度一向有此特权,但没有使用。虽然压力与日俱增,中国也没有使用。然而,过去十年中发生的一些流行性疾病和新型病毒性疾病,例如 1997 年的禽流感、 2003 年的 “非典” (SARS) 和今年的猪流感 (甲型H1N1流感),只会让政府使用强制许可的需求更加迫切。

Zoë Wang, Partner, Perkins Coie博钦律师事务所的王博士说: “这种中国专利管理部门会授予他人强制许可的可能性,估计正在困扰着众多的医疗和制药企业。” 然而,她指出,在过去的几十年里,中国政府几乎从未行使过其现有的强制许可的权力。

事实上,在新专利法中与强制许可有关的条款几乎没有一项是 “全新” 的规定。其中,第四十八条第一款第(一)项看上去好像是源自《保护工业产权巴黎公约》第5A(2)款和5A(4) 款。第四十八条第(二)款是从《与贸易有关的知识产权协定》 (TRIPS协议) 的第31(k)款和第40条演变而来的。第五十条则是从《关于<与贸易有关的知识产权协定>与公共健康的宣言》(多哈宣言) 和《多哈宣言第六段的执行决议》中演变出来的。

中国国际贸易促进委员会 (以下简称贸促会) 专利商标事务所专利申请部主任吴丽丽表示:“迄今为止,在中国还没有实施强制许可的先例,所以也无法确定这些新的强制许可条款将如何适用以及适用到什么程度。”

但她指出,鉴于中国从来没有根据修订前的专利法中的强制许可规定实际授予过强制许可,这表明中国对新的强制许可条款的执行也将采取谨慎的态度。不过,她怀疑 “这些强制许可条款也许会更多地被用作商业性专利许可谈判中的筹码。”

Jerry Xia, Honeywell新法的实施问题

乍一看,新《专利法》似乎比修订前的版本更清晰。此外,它还将之前散乱分布在多部法律、法规、条约和其它文件中的诸多规定和事项整合到了这一部专利法之中。然而,棘手的问题恰恰在于关于该法的具体规定——其《实施条例》。

霍尼韦尔公司的知识产权律师 Jerry Xia 说:“我们一直在关注《专利法》的这些修订,但在《专利法实施条例》公布前还难以评估这些修订对公司业务的影响。” 霍尼韦尔是一家生产航空航天、自动化、化工和汽车产品的跨国公司,它在上海有专业的律师团队处理知识产权问题。

人们目前还不清楚《专利法》新修正案的内容是否具有追溯效力。如果答案是否定的,则之前的许多专利,即使不符合新标准,也将不会受到波及。

除了上面已经提到的向职务发明创造的发明人或设计人支付奖金或报酬的问题,修订后的《专利法》第十五条中还有一个问题值得关注。根据该条的规定,如果共有人之间事先对专利权的行使没有特别约定的,专利权共有人可以根据自己的意愿实施该专利权,例如,共有人可以以普通许可方式许可他人实施该专利。相泽良明是上海华诚律师事务所的知识产权总监,据相泽先生介绍,这样的条款在其他国家并不多见。他认为,这可能是针对公司与大学或科研机构共有知识产权的情形。由于公司将专利产品投放市场的时间表完全是基于其商业考虑而制定的,因此可能导致对专利的实施有所迟延,与此相反,大学或科研机构则可能急于享受知识产权带来的成果。相泽先生说: “结果就是,大学或科研机构可能采取行动,将该知识产权提供给共有人的竞争对手许可使用。” 北京康信知识产权代理有限公司的管理合伙人吴贵明认为: “另一个需要关注的问题是 ‘取消了指定的涉外专利代理机构’。” 根据以前的法律,只有国家知识产权局指定的代理机 构可以代理在中国没有经常居所或营业所的外国当事人提起的专利申请。新《专利法》则允许任何依法成立的专利代理机构代理有关业务。虽然这一变动给这类机构设置了更高的标准要求,但它可能同时也给在中国申请专利的外国当事人提供了更多的选择机会。

专利诉讼

新《专利法》最直接的影响可能是诉讼案件数量的急剧增加。在中国,未结案的专利诉讼案件数量比其它任何一个国家都多,这将是一个严重的问题。

说到知识产权案件的处理,中国法院已经是相当有经验了。责令停止侵权行为的裁定和其它诉讼手段越来越多地被全国数百家对知识产权案件具有管辖权的法院所使用和接受。现在,随着专利所有权纠纷的增多,大量的诉讼也会随之而来。新法中规定,专利的共有人需事先确定所有权的归属,不然的话将会产生这样的风险:每个利害关系人都能够主张对该专利拥有所有权并有权授予第三方专利许可。

贸促会的吴丽丽说: “如果所有权的归属在提交专利申请前已事先商定,我们预计以后不大可能会有争议发生。” 然而,如果所有权的归属没有事先约定,情况就会截然不同。英特普罗知识产权代理有限公司的总经理胡棋说: “在共有专利的专利申请协议中明确许可使用费如何分配是常见的做法。但是,根据我们的经验,协议中对专利所有权的归属如何分配却往往没有明确约定。由于新的专利法也没有解决这个问题,将来可能还会就此发生争 议。”

Tony Chen, Jones Day“现有技术” 抗辩事由的规定也可能导致更多的诉讼案件。美国众达律师事务所上海办公室合伙人陈炽说: “现有技术的抗辩条款将对更多专利诉讼的提起起到推波助澜的作用。专利权人会更倾向于直接控告竞争对手侵犯专利权而不是发送警告信。涉嫌侵权者会更倾向于起诉专利权人,直接要求法院确认其行为不构成侵权。”

北京铸成律师事务所苍雨春律师指出,尽管《专利法》第三次修正案将于2009年10月1日起生效施行,新的《专利法实施条例》以及相关的司法解释都还尚未出台。她的意见 是: “在修订后的专利法和修订前的专利法实施的过渡时期,最重要的是要搞清楚是应当适用新法还是旧法。” 当然,她提到了最高人民法院于2009年9月27日下发的《关于学习贯彻修改后的专利法的通知》〔法发(2009)49号〕,该通知对新法和旧法在适用过程中的衔接问题做出了一些规定。(详情《商法摘要》)

律师们给大家的提醒是,由于各家公司在专利法修订后急于取得战略上的优势,这可能导致诉讼案件的激增。陈炽律师表示: “对目前在中国确实存在的专利诉讼风险切不可掉以 轻心。”


Bolar 豁免原则定义何在?

对于医药企业来说,大家集中关注的是《专利法》第三修正案中新引入了一条不被视为专利侵权的免责条款。根据该条款,作为非专利权人的第三方可以为获得行政审批的需要而制造某一专利药品或者专利医疗器械。

这意味着那些不拥有专利权的医药生产企业可以提前开始研发某一专利产品和开发生产线,以便该专利的保护期限一届满,其生产的产品就能上市。例如,根据这一免责条款的规定,基因药品生产企业可以在他人的专利尚处于保护期时就为生产该专利产品做好一切准备。

美国法中也有类似的规定,被称为 “Bolar豁免原则” 。

遗憾的是,中国此次修订的专利法并未像美国法和欧盟法那样把授予专利权人竞争对手的豁免期限与赋予专利权人延长的专利保护期限之间作出平衡。博钦律师事务所合伙人王博士说: “对于什么类别的产品和什么样的行为根据此规则可获得豁免,专利法修正案同样未予以明确。”

专业处理知识产权业务的罗思国际 (英国) 有限公司的亚洲业务发展主管 Nick Redfearn 说: “这一修订的意图很明显,是想让中国的医药产业从新规则中获益。”


加大惩处力度

蒋志培教授 (最高人民法院民事审判第三庭前庭长、方达律师事务所高级顾问) 就修订后的专利法加大对专利违法行为的惩处力度,谈了一些自己的看法。

专利法第三次修改最有意义的修改内容之一,是进一步加大了对侵犯专利权行为的行政处罚措施和民事赔偿的民事责任。这将对提高我国的专利保护水平,对促进科技创新和创新国家的建设起到重要作用。

专利法对假冒专利和侵犯专利权行为的制裁,主要分为行政处罚、民事和刑事责任的承担。其中刑事责任仅涉及假冒专利行为,不涉及侵犯专利权行为。此次专利法的修改涉及了对假冒专利的行政制裁和侵犯专利权行为民事责任承担的规定。对假冒专利的从过去处违法所得三倍以下罚款增为四倍以下罚款,没有违法所得的从过去处 50,000 元以下罚款,增加到处 200,000 以下罚款。同时赋予了管理专利工作部门对假冒专利产品查封或者扣押的权利。

对侵犯专利权行为民事责任的追究,此次专利法作了较大的修改,不但增加了侵权人应当对权利人为制止侵权行为所支付合理支出进行赔偿的规定,还增加了对侵权损害难以确定时的法定赔偿的规定,同时对四种侵权损害赔偿方式规定了先后顺序,从而进一步完善了专利法的侵权损害赔偿制度。

修改前的专利法并无法定赔偿的规定,遇到赔偿数额难以确定,只能根据最高法院有关司法解释的规定处理,赔偿的范围是 5,000 元到 500,000 元。此次不但规定了法定赔偿,还规定了法定赔偿的数额可以达到一百万以下,最低的法定赔偿门槛是一万元。这也就是说,按照法定赔偿确定的赔偿数额,最低也要赔偿一万元。这无疑将对加大对侵犯专利权行为的制裁力度,降低维权成本,鼓励发明人等专利人进行发明创新的积极性起到重要作用。


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