谈中美通信标准专利申请创造性之区别

标准必要专利（SEP，standard essential patent）作为一种重要的战略资源，在通信领域具有重要的优势地位。

被纳入通信标准的技术方案将会被很多厂商采用，即使非常小的技术点也可能被应用到上亿数量的设备或产品上。因此，通信标准必要专利的权利要求即使保护范围较小，其市场价值也会非常巨大。再者，通信标准技术一般不是跨越式的，而是针对标准、协议或提案中所涉及的技术问题提出的改进技术方案。因此，通信标准专利申请相对于现有技术的改进一般跨度不会太大；在审查过程中，容易出现创造性被质疑的问题。

美国由于其广阔的市场前景和强大的科研能力，成为企业专利布局运营不可或缺的区域。相应地，通信标准专利申请在美国的审查和授权，对于通信领域的企业来说具有重大意义。美国专利法第103条规定：发明创造需要满足非显而易见性（即创造性）。如何判断“非显而易见性”，Graham和KSR判例给出了具体准则。

“非显而易见性”准则

在1966年的Graham v John Deere案中，美国联邦最高法院阐述了用于考量和判断非显而易见性的三个因素：确定现有技术的范围和内容；确定现有技术和权利要求的区别；确定相关领域的普通技术水平；常用的方法是TSM（教导–启示–动机）检验法。

TSM检验法强调了如下的条件：对比文件本身或者本领域技术人员一般可得的知识中必须存在一些启示或者动机，用于对对比文件进行修改或者将对比文件的教导进行结合；必须存在合理的成功预期；现有技术文献必须教导或者启示所有的权利要求限定。

在2007年KSR v Teleflex案中，美国联邦最高法院对TSM检验法的使用进行了修正，认为TSM检验法不应该作为唯一的判断法则并严格执行，阐述了审查员还可以考虑附加的理论依据，并强调使用的任何理论依据必须提供事实认定和显而易见的法律结论之间的联系。从Graham和KSR判例来看，美国专利的审查提高了非显而易见性的门槛，但是TSM检验法仍然是审查过程中的常用判断法则。

应对美国审查

比较起来，中国创造性的审查较为重视技术思路，审查员运用“启示”或“动机”的自由度相对较高，审查较为关注技术问题和技术思路以及相应地带来的技术效果。因此一般而言，在应对中国专利申请的创造性问题时，在争辩技术特征没有被对比文件揭示的基础上，需要阐述对比文件和常识中都不存在技术动机、启示或教导，相应的技术效果能够对争辩起到很大的作用。

而美国创造性的审查更为重视技术特征，审查员运用“启示”或“动机”的自由度相对较小，审查较为关注技术特征是否被任一对比文件揭示。因此一般而言，在应对美国专利申请的创造性问题时，强调技术特征没有被对比文件揭示，或者修改权利要求使得技术特征没有对比文件揭示是更为有力的应对策略，相对而言技术思路和技术效果的争辩一般作用不太明显。

因此，在应对美国创造性的审查时，中国申请人需要理解中国专利审查思路和美国专利审查思路之间的差别。在申请文件与对比文件的差别不太大的情况下，一味强调技术思路和技术效果不同对于美国专利申请来说可能不是行之有效的策略。在应对通信标准专利申请的创造性问题时，可以考虑从通信标准专利的特点出发，加入更多的技术特征，以更加明确与对比文件在技术方案上的不同。

例如，以“第一用户设备将控制信息映射到时频资源上，其中子帧中的一个符号承载参考信号”为例，假如审查员检索到对比文件中已经揭示了“用户设备使用子帧中的第4个符号承载参考信号，并向基站发送控制信息”，则对于美国专利审查而言，强行争辩二者技术思路不同可能不是很好的策略。可以考虑修改为“第一用户设备将边链路控制信息映射到边链路时频资源上，其中子帧中的第6个符号承载边链路参考信号”。这样，该修改方案中因限定了“边链路通信”和“第6个符号”而能够进一步明确与对比文件不同，可能能够成为争辩有力的应对方案；同时如果修改后的方案仍然能够对齐通信标准，也并不影响专利的价值。

综上所述，在Graham判例和KSR判例的指引下，美国专利的创造性审查更关注权利要求中限定的技术特征，至于各个要素之间的内在逻辑关系和所起到的作用，并不必然给创造性争辩带来积极影响。考虑到通信标准专利申请的特点，可以重点关注哪些特征没有被揭示以及进行必要的进一步限定，而不必过于强调技术思路和技术效果。

三友知识产权代理有限公司专利代理人田勇、陶海萍