境外申请许可披露书起草建议

作者: Piyush Sharma、Joginder Singh,LexOrbis事务所
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度1970年《专利法》第39条规定,未经印度专利、外观设计及商标管理总局(简称印度专利局)许可,不得在印度境外提交专利申请。此条规定旨在确保任何可能威胁其国家安全的发明不会离境。

印度本国发明人未获得印度专利局授予的境外申请许可前,不得首先在印度境外提交申请。首先在印度提交的申请,申请人需要等待六周,由印度专利局对发明的技术性进行评估。印度专利局将判断该发明是否涉及敏感技术,如国防、原子能等领域技术,若流至境外会对国家利益造成不利影响。

FFL
Piyush Sharma
主办律师
LexOrbis

印度专利局2015年至2018年的年度报告显示,共收到13,546份境外申请许可的申请。其中,批准申请12,823份,移送国防部387份。移送国防部的申请中,批准215份,否决2份,还有170份仍在审查中。

通常,等待国防部审核批准会造成重大延期。在此期间,专利申请不得发表。如已发表,印度专利局可能会要求停止或限制发表。即使专利最终获得批准,申请人也不得对其在审核期间受到的损失主张赔偿。

因此,发明披露书的起草工作至关重要。披露书中必须对发明进行清晰解释,确保没有任何疑义,特别是任何有关潜在申请的内容。有些词语仅在披露书中稍有提及即可能导致印度专利局决定将其移送国防部。例如,任何有关无人机的发明在离境前需要均经过国防部的审查。鉴于无人机的经营尚未被完全规制,且无人机近期被用于调查敏感领域,这一做法也合情合理。

n application by a resident inventor shall not be first filed outside India without obtaining a foreign filing licence (FFL) from the IP
Joginder Singh
合伙人
LexOrbis

然而,披露书中用词不当也可能导致申请被移送国防部,从而引起不必要的延期。例如,某发明可能涉及两台设备间的通讯建立,起草人可能将其表述为通讯设备包括蜂窝设备、平板电脑、笔记本电脑或无人机。这些仅是通讯设备的举例,该发明可能根本与无人机无关。但是,“无人机”一词的出现就可能会导致印度专利局将该申请移送国防部。同样,如披露书中出现无人驾驶空中飞行器、无人驾驶飞机、飞行控制、航空器、航空、航空电子设备、飞机、直升机、滑翔机、陆军、海军、空军、军队、坦克、枪支、炸弹、步枪、战役、战争、军舰、渔猎标枪、雷达、卫星、爆炸物、射击、靶、鱼雷、手榴弹或其他武器相关的用语,也可能会导致申请被移送国防部。

核能或原子能申请可能涉及的物质,如铊、钚、铀和钍,如在披露书中被提及,印度专利局会根据上下文审核是否需要移送国防部。在此类案例中,起草人必须在文中清晰解释相关材料在发明中的用途,在印度递交申请时,对相关词语的使用需要极其谨慎。

申请人不得向印度专利局隐瞒任何可能涉及敏感技术的发明申请。然而,披露书中普遍通过列举的方式提及发明中涉及的技术,在此种情形下,起草人需要特别注意这些细节。例如,披露书中可能提及技术申请,但申请人可能不会进行该技术申请或其本身并不可行。提及相应内容仅会使得发明范围被不必要的扩大。故此时应该避免提及相关用语或技术申请。

国家安全至关重要,因此,申请人必须向印度专利局全面披露其发明的所有细节。但是,对于可能会使发明范围不必要扩大或不可行的技术申请,申请人应当避免提及。否则,该发明可能会被印度专利局严格审查,并被移送国防部,导致不必要的时间及资源的浪费。

Piyush Sharma是LexOrbis事务所的主办律师,Joginder Singh是LexOrbis事务所的合伙人。

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