陌生水域 危机潜藏

越来越多的中国知识产权所有人正游向海外舞台，他们十分需要了解当地的知识产权保护和执行环境。George Russell为您介绍各大海外市场，助您在陌生海域逢凶化吉

中国在海外的并购和扩张活动已是大势所趋，拥有先进知识和技术的中国公司在海外市场正变得日益成熟，也正以更强硬的姿态通过诉讼保护自己的知识产权。不过，仍有许多中国公司虽然有走出去的雄心壮志，却不够了解海外市场的知识产权环境。

“金砖四国[巴西、俄罗斯、中国和印度]的企业特别需要专业意见的指导，来适应从知识产权的消费者向拥有者的转变。”美国律所Edwards Wildman Palmer伦敦办公室合伙人John Olsen表示。

中国公司的确比以往更加积极地在全球范围内发起知识产权诉讼。不过在大多数国外法域，中国公司在知识产权诉讼中作为被告的情况还是多于当原告的情况。

中国公司不愿主动提起诉讼，可能是因为发达国家市场的律师费过高，Harrison Goddard Foote律所驻英国利兹合伙人Jonathan Atkinson说。对于想在英国和欧洲获得知识产权保护的公司而言，“律师费看起来可能高得难以负担”，Atkinson说。“不过考虑到这些公司所能得到的知识产权保护，这样的花费还是合算的。”

美国的知识产权保护

“在美国，来自外国的知识产权持有人面对的一大挑战是，他们需要理解美国对知识产权的保护范围与他们本国的有何不同。”Mitchell Silberberg & Knupp律所洛杉矶办公室顾问Alexa Lewis表示。

Lewis说，许多来自中国的知识产权持有人可能并没有意识到，商标在美国一经注册即在整个美国都有效，“而并非仅限于该商标使用所及的特定地理区域”。

尽管拥有较高的立法水平和执行力度，美国的知识产权市场仍然存在风险。“知识产权持有人必须确保他们计划在美国使用的任何发明和商标并不会与任何现有知识产权产生冲突。”纽约一家名为Cowan Liebowitz & Latman的中型知识产权律所合伙人William Borchard表示。

美国专利法在三月份发生了重大转变。自2013年3月16日起，美国将改变“先发明原则”，转而与中国一样采用“先申请原则”。“如何适应修订后的《美国发明法》（America Invents Act）关于专利权的新规定，是目前摆在所有美国专利权持有人面前的一大挑战。”Sughrue Mion律所华盛顿办公室合伙人Chandran Iyer表示。

“[这是]60多年来，美国专利体系发生的最重大变革。新法规就像一个雷区，通过时必须十分小心。”

此外，美国专利及商标局（USPTO）要求所有外国知识产权持有人必须能够提供文件证明他们正实际使用其商标，或具有真实的使用意图。“在商标注册时列明的所有商品和服务必须实际用于商业。”Lewis说。

美国各律师事务所都强调在应对知识产权问题时速度的重要性。“动作要快。”Borchard说。“在商标领域，最先申请者能占据有利地位。在版权领域，首次出版后五年内未在美国注册的作品可能会丧失版权。”

Borchard所在的Cowan Liebowitz & Latman律所善于处理涉及美国海关及边境保卫局的法律事务，以及知识产权诉讼。如果中国公司知道美国侵权人的身份，“未能及时起诉可能会导致中国公司丧失起诉权”，Borchard警告说。

众所周知，在美国对簿公堂，战况可能很激烈。许多诉讼发生在中国正日益活跃的制药行业。美国1984年《药品价格竞争与专利期补偿法》（又称《Hatch-Waxman法》，以提出该法案的两位国会议员命名）规定，原研药生产公司针对挑战其专利权的仿制药生产商提起侵权诉讼的，当局在30个月内不可批准仿制药的生产。

紧靠美国的加拿大

加拿大不仅可以通过《北美自由贸易协议》（NAFTA）提供进入广阔美国市场的优先权利，而且还有一套成熟的知识产权保护机制。

不过，加拿大也存在挑战。“由于加拿大知识产权局对标的物资格[不寻常]的法理学解释，电脑相关行业的知识产权持有人长久以来遭遇过不少挑战。”知识产权律所McMillan渥太华办公室管理合伙人Karl Gustafson说。“不过，最近的实务报告显示，加拿大知识产权局的实践操作将与[正常的]法理学解释保持一致。”

墨西哥的现代化进程

墨西哥是NAFTA协议的第三个缔约国。该国于二月签署了《商标国际注册马德里协定》，并于近期开始实施商标和工业设计的在线注册申请机制。

墨西哥综合性律所Von Wobeser y Sierra合伙人Marco Tulio Venegas表示，全球化趋势正推动墨西哥知识产权法律走向现代化。但知识产权律师表示，墨西哥的不足主要在于权利执行。“知识产权执行无疑是外国和本国知产持有人眼下在墨西哥共同面对的最大挑战。”知识产权律所Bufete Soní高级律师Bosco Labardini说。

再往南去

在拉美，巴西作为2014年世界杯足球赛和2016年里约热内卢奥运会的东道国，不久将成为全球知识产权争议的集中爆发地。

“这些大型体育赛事会导致争端数量的增加，包括偷袭营销和产品造假争议。”David do Nascimento律所圣保罗办公室合伙人Marcello do Nascimento预测说。

在巴西，知识产权的执行是一大顽疾。Salusse Marangoni Leite Parente Jabur Klug e Périllier驻圣保罗合伙人Wilson Pinheiro Jabur介绍说，巴西知识产权局BPTO不久将开设争议解决中心。“借此，对立的双方能通过友善的方式解决争端。”他说。该中心最初只会提供调解服务，但随后会设立一套争议解决机制。

阿根廷的知产保护机制有坚实的法律基础。不过律师提醒道，在总统克里斯蒂娜的强势治理下，阿根廷正处于又一轮高度政治化时期。目前的政府“似乎并不太相信私有产权的正面作用，以及知识产权法律和研发创新法规产生的激励效果。”Ferrer Reyes, Tellechea & Bouché律所创始合伙人Diego Bouché提醒道。该所是位于布宜诺斯艾利斯的知识产权专业律所。

智利的商标法比较简单，不要求持有人必须使用商标。“商标权很容易保持，每十年续一次即可。”位于圣地亚哥的知识产权律所Silva & Cía合伙人Francisco Silva说。Silva补充说，智利的版权法目前正处于审核阶段。

巴拿马为了符合今年与美国签订的贸易条约要求，于2012年修订了知识产权法。修订内容涉及多类别注册、授权代理注册和电子化商标注册申请等。“外国知识产权持有人面对的一大挑战在于跟上新修订和找到可靠的顾问提供协助。”综合性律所Patton Moreno & Asvat驻巴拿马城律师Khatiya Asvat说。

欧洲市场

对中国而言，欧洲是一个主要市场。在英国，中国公司亲眼目睹专利局和法院大幅提高了对可专利性的评估标准。

例如，随着英国法院近年来不断完善电脑程式发明领域的判例法体系，该领域的可专利性标准在不断发生变化，位于诺丁汉的Potter Clarkson律所合伙人Mike Snodin介绍说。

选用新商标的难度增加，专利及商标律所Venner Shipley的合伙人Kate Szell表示。“由于法院对于描述商标时应该如何措辞并没有清晰的指导意见，如何确保商标得到周全的保护是应该关注的问题。”

知识产权持有人需要定期检查其购得或被授予的商标权，这很重要。特别要检查注册商标由于未使用而被撤销的可能性，或者由于商标描述太过宽泛或模糊而遭受攻击的可能性。

位于伦敦的Taylor Wessing律所敦促各公司对其知识产权进行系统的分析。该所高级律师Colin McCall介绍说，英国政府已宣布对版权法进行重大修改，为未获授权的版权使用人规定更多允许其使用版权的情形。“知识产权持有人需要意识到这些修订的出台可能缩小其版权的覆盖范围。”他说道。

英国虽然是欧盟成员国，但其民事诉讼程序的某些要求却未必与其他欧洲国家一致，例如口头证据、交叉讯问、积极的案件管理、披露要求（诉讼一方需要向另一方披露所有相关文件，无论这些文件对提供者的主张有利与否）。

虽然欧共体商标（CTM）在欧盟27个成员国中的25个国家有效，在国家层面注册商标仍然具有重要作用。“如果德国对客户而言是一个重要市场，我们总会建议客户在申请注册欧共体商标的同时也在德国申请商标注册。”Harmsen Utescher律所汉堡办公室律师Karin Sandberg表示。商标在德国可以率先获得注册（并可对第三方执行），而此时欧共体商标注册甚至可能连异议程序都还未启动。“因此，较之只申请注册欧共体商标，客户[同时在德国注册]可以更快地获得可执行的商标权。”她说。

客户如果拥有德国注册商标，可能就不必在欧洲层面证明该商标的驰名地位。“如果我主张某个德国商标是欧洲驰名商标，我只需要证明它在德国市场的声誉即可。”Sandberg指出。“如果客户有的只是欧共体商标，要证明它是欧洲驰名商标可能就很困难了。”

欧盟统一专利制度有望于2014年正式生效。一旦生效，专利权人只需要取得一个欧盟专利，就可以在27个欧盟成员国中的25个国家获得专利权保护。“对所有在德国乃至欧盟做生意的知识产权持有人而言，这项新的欧盟统一专利制度都会成为一项挑战。”Gleiss Lutz律所慕尼黑办公室合伙人Andreas Wehlau说。

为了专利在德国得到保护，许多外国专利权人向欧洲专利局（EPO）申请欧洲专利。在审查阶段，欧洲专利局只会接受该专利原始申请材料中直接、清晰披露的资料以修订方式纳入专利权主张。

“在实践中，资料披露几乎要做到不折不扣。”Hoffmann Eitle律所慕尼黑办公室合伙人Stephan Disser表示。“德国对资料披露的概念与欧洲专利局并不完全一致。因此，在现有技术背景相同的情况下，一项欧洲专利的新颖性和进步性即使在欧洲专利局的异议程序中在欧洲层面获得承认，在德国这边的无效申请程序中也可能被视为不具有新颖性。”

在法国，司法规定经过修订后，法院诉讼程序得以加快。“这意味着，知识产权持有人在启动诉讼之前，需要就案件本身和诉讼程序问题做好极其充分的准备。”基德律师事务所巴黎办公室合伙人Arnaud Michel建议道。

意大利也在努力简化程序。意大利知识产权法现在允许商标持有人针对第三方提出的商标注册申请提出异议。“这些异议程序由意大利专利及商标局负责办理，与常规的法院诉讼相比更快捷、更便宜。”位于米兰的知识产权律所Studio Legale Avv. Prof. Adriano Vanzetti e Associati创始人Adriano Vanzetti表示。