从OneTouch商标撤销案谈商标显著性

作者: 王亚东 、陆蕾,润明律师事务所
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期,多家媒体报道了美国强生公司在“血糖试纸”上注册多年的“ONETOUCH”商标被商标评审委员会(商评委)裁定撤销的新闻,撤销理由是该标识有“触摸开关、简单操作(一触即成的)”含义,构成《商标法》第十一条第一款(二)项所指的仅仅直接表示商品特点的情形。随之,强生商品面临下架、十亿市场份额即将让位等不利于强生公司的信息甚嚣尘上。事实上,该裁定并非立即生效,强生公司有权对裁定向法院提起行政诉讼,且其已明确向外界表示将提起诉讼,“ONETOUCH”商标何去何从将最终取决于法院的判决。笔者认为,此案的焦点法律问题是商标的“显著性”问题,案件的走向也未必如坊间传闻的那样一定不利于强生公司。

 陆蕾 Lu Lei 润明律师事务所 合伙人 Partner Run Ming Law Office

陆蕾
Lu Lei
润明律师事务所
合伙人
Partner
Run Ming Law Office

法律规定

现行《商标法》第九条规定,申请注册的商标应当具有显著特征,便于识别;第十一条规定,下列商标不得作为商标注册:(一)仅有商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)缺乏显著特征的。仅仅直接表示商品特点的标志经过使用取得显著特征的可以作为商标注册。

分析上述规定可知,所谓“显著性”的实质是商标所具备的区分商品来源的功能,如标识、声音、颜色、三维标志等不能发挥区分商品来源的功能,即缺乏显著性,不能获得注册商标的保护。一般认为,商标显著性可分为固有显著性和获得显著性两类,其中固有显著性是指标识等本身就能实现识别商品来源的功能。而获得显著性是指本来不具有显著性的“描述性商标”,通过使用后获得了原描述性含义以外的具有识别商品或服务来源的新含义。实践中,“小肥羊”已被注册在“餐馆”上,“酸酸乳”已被注册在“牛奶制品”上,都属于通过使用获得显著性的情况。

王亚东 Wang Yadong 润明律师事务所 执行合伙人 Executive Partner Run Ming Law Office
王亚东
Wang Yadong
润明律师事务所
执行合伙人
Executive Partner
Run Ming Law Office

相关公众

以什么标准判断显著性在现实中具有重要意义,不同的主体在专业背景、认知能力等方面存在差异,对于显著性的认识往往也会有较大差异。中国最高法院发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第6条明确规定,法院在审理商标案件时,应当根据中国境内相关公众的通常认识,审查判断外文商标是否具有显著特征。根据有关司法解释,“相关公众”是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者,以及与该商品或服务的营销有密切关系的其他经营者。

分析以上规定可知,判断“ONETOUCH”显著性问题,必须以“血糖试纸”有关的消费者及其他经营者这一特定群体对该英文字母组合的通常认识作为唯一判断标准。如果在这些消费者和其他经营者眼中“ONETOUCH”仅仅直接表述了“血糖试纸”的特点,则“ONETOUCH”缺乏显著性,应当被撤销;如结果显示“ONETOUCH”使人直接联想到商品来源,即强生公司,则“ONETOUCH”具有显著性,应当维持其注册。

通过使用产生显著性

如法律规定所述,即使“ONETOUCH”确实仅仅直接描述了“血糖试纸”的特点,但通过强生公司的使用,相关公众已将标识与强生公司联系起来的情况下,该标识也可以获得显著性。

据媒体报道,强生公司使用“ONETOUCH”已有十多年,产品销量位居行业前列。强生公司向商评委提出了商标通过使用产生显著性的问题,然而在商评委的裁定中,商评委认为强生公司提交的证据不足以证明“ONETOUCH”通过使用产生了显著性。可见商评委否认“ONETOUCH”未通过使用产生“显著性”的理由是举证不足,这实际上给强生公司在行政诉讼中留下了一定空间。

以往对于通过使用产生“显著性”的认定,一般会考虑以下因素:1)标志在指定商品上的使用时间、广告宣传情况;2)销售业绩;3)获得的奖励、荣誉;4)消费调研报告等。由此,如果强生公司能够大量补充有关“ONETOUCH”的实际使用情况、相关公众对“ONETOUCH”的认知情况等方面的证据,则存在扭转对其不利裁定的可能性。

综上,笔者认为,显著性判断属于商标法中争议大、难度高的问题之一,“ONETOUCH”最终是否被撤销,此时下定论为时尚早,案件走向最终将取决于诉讼各方围绕显著性的论辩、举证及法院对于显著性问题的认定。

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