OEM商标侵权认定分歧的解决

本文要讨论的OEM是指涉外定牌加工,就是国外商标权利人直接或间接委托国内的厂家进行产品生产并贴上指定商标，再将产品全部出口返回到国外市场进行销售的行为。由于中国是“世界工厂”，OEM 商业模式在中国大量存在。当国外商标权利人在中国没有注册附着在产品上的商标（下称“产品商标”），而他人却在中国注册了与产品商标相同或近似的商标（下称“国内商标”）时，问题就产生了。（此处“相同或近似的商标”是以尼斯国际分类为标准划分的。）

国内OEM行为是不是商标侵权行为？对这个问题的回答非常重要。OEM侵权认定的不确定性会对国外商标权利人和国内OEM制造工厂的商业活动带来很大的负面影响。

混乱现状

在司法实践中，海关一般不会直接对OEM是否构成侵权作出认定。海关会将问题推给法院。而不同的法院对OEM是否构成侵权会作出不同的认定和各种各样的解释，给人感觉中国司法不统一。

法院判决互相矛盾，较为混乱。各个不同省份的法院当前态度不同，同一个省的法院的态度有时也前后不同。最高院也不明确表态，允许OEM同类案件不同判决的存在。最高院认为，对于达不成共识的争议较大的问题，可以先在个案裁判中尝试和试验，待条件成熟时再统一标准。

之所以不同的法院会对OEM 侵权认定有不同的态度和解释，做出不同的甚至互相矛盾的判决书，源头在于现行《商标法》第五十二条第（一）项规定的不清晰。根据该规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用其注册商标相同或者近似的商标的，均属侵犯注册商标专用权。

该法条中，商标“使用”的内涵不清楚。OEM行为中，加工工厂贴商标的行为是“商标使用”吗？有的法院认为这不是商标法意义上的“商标使用”，因为该产品没有进入国内的消费市场，该商标没有起到识别和区分商品的功能。而另外一些法院认为，现行《商标法》并没有明示将混淆作为商标侵权的要件，只要在中国法域内使用商标，就是商标法意义上的“商标使用”。

该法条中，“类似商品”和“近似商标”的内涵也不明确。有些法院将“混淆理论”作为整个《商标法》的基础，以消费者的一般注意力来认定“类似商品”和“近似商标”。他们认为，由于OEM产品根本不在国内销售，没有国内的消费者，没有认知和评价主体，所以根本就不存在“类似商品”和“近似商标”。而另一些法院则将尼斯商标国际分类来作为“类似商品”的判断标准。

分歧解决

笔者倾向于严格依照明确的法律依据来判案。法律依据不但要包括人大或人大常委会制定的法律，也要包括司法解释等。事实上，如果综合考虑现行《商标法》和有关司法解释，不同的法院对OEM 侵权认定有分歧的问题就可以得到有效解决。

虽然现行《商标法》第五十二条第（一）项没有明确规定混淆是商标侵权的前提，但是《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕32号)对“商标近似”和“类似商品”的定义却明确了要以混淆（误认）作为前提。

该司法解释第九条明确规定，“商标近似”要以相关公众对商品的来源产生误认为前提。OEM产品和标有国内商标的产品的消费者不同，分属国内和国外的消费者，他们不会对商品的来源产生误认。所以OEM中使用近似标识不会构成商标近似。

该司法解释第十一条确规定，要确定是“类似商品”，必须以造成混淆为前提。OEM产品不在国内销售，销售渠道、消费对象都不同，不可能在国内与标有国内商标的产品混淆。所以，OEM产品不是类似商品。

综上，法院应该可以做出准确判断：在OEM中，在类似的商品（依据尼斯国际分类定义）上使用相同或近似的商标，或者在相同的商品上使用近似的标识，都不构成商标侵权。

将于2014年5月1日生效的新《商标法》第五十七条第（二）款对OEM侵权认定有了明确的规定。在新法生效后，我们不需要再援引司法解释就可以得出以上的结论。

最后，由于现行《商标法》、新《商标法》和相关司法解释并没有说在相同商品上使用相同商标要以混淆（误认）为前提，严格来说，在OEM中，只要在相同商品上使用相同商标，就属于商标侵权。