창의적인 철자 표시에 대해 독점권을 주장할 수 있을까?

저자: Aprajita Nigam and Aarushi Mishra, LexOrbis
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최근 사건인 PhonePe Private Limited v Ezy Services & Anr에서 델리 고등 법원 (Delhi High Court)은 원고가 설명으로 된 상표 혹은 상표의 설명 부분에 대해 비록 그 상표나 해당 부분이 고의로 철자를 틀리게 씀으로써 독창적으로 보인다 하여도 독점권을 주장할 수 없다고 판시했습니다.

Aprajita Nigam, Managing associate, LexOrbis
Aprajita Nigam
책임 어소시에이트이
LexOrbis

원고와 피고는 둘 다 온라인 결제 서비스 제공자였습니다. 원고는 피고의 BharatPe 상표 사용 및 등록이 원고의 등록 상표 PhonePe를 침해하였으며, 이는 사칭에 해당된다고 주장합니다. 원고는 피고가 자신의 상표에 동일한 접미사 -Pe의 사용을 중지하도록 종국적 금지 명령을 신청했습니다.

원고의 주장은 –Pe는 발명된 단어로서, 상표의 첫 번째 단어, 즉 사전에 나오는 일반 단어인 Phone과 결합할 때 대문자 P로 강조 표시된 접미사 -Pe가 전체 상표인 PhonePe의 지배적이며 구별되는 요소가 된다고 것입니다. 원고는 자신이 2015년 PhonePe라는 상표를 새로 만들어 채택하였고 그 이후로 줄곧 사용했으므로 원고는 상표의 선행 사용자였다는 것입니다. 원고는 이러한 사용 증거를 기록했습니다. 원고는 또한 특히 양 당사자가 제공하는 서비스가 동일하므로, 두 상표에 공통적인 접미사 -Pe가 평균적인 지능과 불완전한 기억을 가진 소비자의 뇌리에 두 상표가 연관되어 있다는 인상을 남길 것이라고 주장합니다.

피고는 원고가 접미사 Pe의 선행 사용자이자 채택자가 아니라고 주장합니다. 피고에 따르면 피고는 2016년 8월부터 자신의 상표 “BharatPe”를 사용하고 있었습니다. 상표는 전체적으로 비교해야 하며 원고는 접미사 -Pe의 사용 만을 근거로 침해 및 사칭을 주장할 수 없다는 것이 피고의 주장입니다. 피고는 두 상표의 지배적인 요소는 서로 다른 Phone과 Bharat라는 서로 유사하지 않은 단어들로서, 상표들을 전체적으로 비교하면 확연히 다르다는 것입니다. 나아가 피고는 접미사 -Pe가 아직 이차적 의미를 획득하지 못했으며 이는 재판에서 결정될 사안이라고 합니다. 마지막으로 피고는 Google Pay, Amazon Pay, Samsung Pay 및 WhatsApp Pay와 같은 통합 결제 인터페이스 기반 앱 등에서 입증되듯이 접미사 또는 이의 변형된 최종 단어인 Pay는 매우 널리 사용되고 있다고 주장합니다.

Aarushi Mishra, Associate, LexOrbis
Aarushi Mishra
어소시에이트
LexOrbis

법원은 1999년 상표법의 조항들, 특히 제 17, 9, 29 및 34절과 Marico, Pidilite Industries, PP Jewellers, Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma, PK Overseas Pvt Ltd등과 같은 사건 및 영국 판례인 In re Pianotist Application를 참조하여 피고의 손을 들어 주었습니다. 법원은 독점권은 오직 전체 상표에 대해서만 주장할 수 있다는 잘 알려진 기본 원칙을 판결 이유의 출발점으로 삼았습니다. 다만 상표의 일부가 상표의 지배적이거나 필수적인 부분이라면 원고는 해당 상표의 일부에 대한 침해를 주장할 수 있다고 합니다.

고등법원은 철자를 다르게 표기하였더라도 설명으로 된 상표나 상표의 설명 부분에 대해서는 독점권을 주장할 수 없다는 점을 인정했습니다. 이 원칙에 대한 예외는 설명으로 된 상표나 상표의 설명 부분이 2차적 의미를 획득함으로써 소비자의 인식 속에서 해당 상표 혹은 그 설명 부분이 그 소유자와 즉시 연결되는 경우입니다. 그러나 원고는 재판에서 그러한 2차적 의미를 입증해야 합니다.

그런 다음 법원은 이러한 원칙들을 판결에 적용했습니다. 원고가 사용한 방식의 접미사 -Pe는 각 당사자가 제공하는 서비스를 명확하게 설명하는 지불(pay)을 의미합니다. pay 를 –Pe로 철자를 개작하거나 다르게 썼다 하여 원고가 이에 대한 독점권을 주장하는 것은 허용되지 않습니다. 더욱이, 원고는 이 접미사가 이미 2차적 의미를 얻었다는 사실을 입증한 바도 없었으며 상표들의 전반적인 비교 결과 기만적 유사성이 발견되지도 않았습니다. 따라서 원고의 금지 명령 청구는 기각되었습니다.

고등법원은 전체 상표에 대해서만 독점성이 허용된다는 지적 재산권법 분야의 확립된 법리와 분해 금지 원칙을 인용하고 설명하였습니다. 이는 철자가 달리 표기된 설명으로 이루어진 상표나 상표의 설명 부분에 관하여 명확한 원칙을 제시한 매우 중요한 판결이었습니다.

Aprajita Nigam은 LexOrbis의 책임 어소시에이트이며 Aarushi Mishra는 어소시에이트입니다.

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