被告可否将“现有技术抗辩”与“宣告专利无效抗辩”两者替代使用？
当专利权人向被告提起专利侵权诉讼时，被告经常采用的抗辩手段是“现有技术抗辩”或“宣告专利无效抗辩”。在司法审判实践中，两者能否替代，法院能否在被告提出了现有技术抗辩后，直接认定原告的专利无效有不同的看法，本文将围绕最新的案例进行探讨。
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“现有技术抗辩”通常是指，专利权人向法院提起专利侵权之诉后，被告以自己的产品或使用的方法是采用专利申请日之前的现有技术提出抗辩，以证明自己制造的产品或使用的方案与现有技术一致，这种抗辩方法一般称为“现有技术抗辩”。
“宣告专利无效抗辩”则指，被告在被诉专利侵权后，发现原告的专利不具备专利法规定的授予专利权的条件，从而向国家知识产权局提出宣告原告专利权无效的请求，经国家知识产权局审查无效请求成立的，则专利权将会被宣告全部或部分无效，从而导致专利权人在侵权之诉中的请求不会实现。这种方法就是“宣告专利无效抗辩”。这两种抗辩理由只要成立之一，被告对专利权人的侵权抗辩就会成立。
但在采用“现有技术抗辩”与“宣告专利无效抗辩”时，要关注这两种抗辩是有区别的：首先，现有技术抗辩的比较对象是被告的产品或方法与现有技术的比较，其目的是为了证明被告的产品或方法与现有技术是相同或实质相同的；而宣告专利无效抗辩的比较对象是原告的专利与现有技术对比文献，其目的是证明原告的专利是不符合专利授权条件，不应保护。其次，采用现有技术抗辩是为了证明被告的产品不落入专利的保护范围，采用宣告专利无效抗辩则是为了证明原告的专利不应获得保护，从而不能得到保护，被告因此不构成侵权。因此，被告在进行专利不侵权抗辩时要根据证据的证明力来确定采用的抗辩理由。
近日，就青岛青禾人造草坪、江苏共创人造草坪侵害实用新型专利权纠纷，最高人民法院作出了二审裁定[（2020）最高法知民终1379号]，该裁定引起了业界的关注。在该案的一审中，一审被告认为原告的专利在申请日之前已经公开使用，且公开使用人就是被告自己，因此该专利不应被授予专利权；被告还同时提交了现有技术的文献。同时，由于被告自己销售的产品早于原告，所以既提出了现有技术抗辩，也提出了专利无效抗辩。一审判决认为，由于原告的专利与现有技术对比文献的结合相比不具有创造性，导致权利不稳定而不能提起诉讼，故驳回了原告的全部诉讼请求。
原告不服一审判决，向最高法院提起上诉。最高法院作出的二审裁定认为，对被诉侵权人提出涉案专利权明显无效的抗辩事由，法院并非不进行任何意义上的审查，但在现行法律框架下，宣告专利权无效的请求是由国务院专利行政部门负责审查的。在审理专利民事侵权案件时，针对被诉侵权人提出的对专利权效力的特定质疑或抗辩，法院只进行有限审查，其目的在于审查专利权人是否具有诉权的基础，并不能对专利权的效力作出判决。而一审判决直接认定原告的专利无效而驳回起诉是超越了目前的审理权限规定的。一审法院应当针对一审被告提出的现有技术抗辩的证据进行审查，就现有技术抗辩是否成立作出认定。故最高法院因此作出了撤销一审判决、发回重审的二审裁定。
阅读上述案例可知，被告在被起诉专利侵权后，如果有充分的证据证明原告的专利应当被宣告无效，可以向人民法院提出抗辩，但同时要向国家知识产权局提出宣告原告专利无效的请求，否则被告只能将现有技术与自己产品或方法进行比较，证明自己使用的是现有技术。现有技术抗辩与宣告专利无效抗辩虽然都是抗辩不侵权的方法，但两者的采用目的是有区别的，不能代替。
陈建民是高沃律师事务所的高级顾问。她的联系方式是电话 +86 10 8287 3665 以及电邮 jianminchen@gaowoip.com
