案例分析:不利情形下的商标确权

作者: 刘建强和黄冰倩,上海市太平洋律师事务所
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实践中,企业未及时申请商标的情况并不少见。譬如因疏忽而导致核心商标遭抢注,或为了抓住商业时机先行投入使用后才进行商标申请,还有因商标构成要素过于简单,导致与其他商标相同或近似而阻碍其申请获批的情况。由于商标是识别和区分商品或服务的最重要标识,若未及时获得保护,可能对企业的业务发展和市场推广造成重大影响。笔者将结合实践中的常见情形,针对商标确权过程中遇到的困难做简要分享。

Frank Liu, Shanghai Pacific Legal
刘建强
合伙人
上海市太平洋律师事务所

因商业自信而忽视商标申请。A公司是一家海外公司,经过多年发展已经在海外市场积累了良好的声誉和口碑。该公司商号也是其重要商标,对其维护国内市场并打击侵权起着至关重要的作用。A公司虽已进入中国市场数年,但基于对自身行业地位的自信,在较长一段时间内认为是否注册商标并不会对中国境内的商业运营造成影响,直到发现市场上搭便车的行为开始影响其市场份额后,方才意识到商标注册的重要性。然而,此时A公司商标的申请已面临在核心类别上有数个在先相同或近似商标等多重障碍。

在详细分析A公司经营情况以及各个在先商标的状态后,笔者为A公司量身定做了确权方案。基于核心类别的相同商标已被抢注且存在多个近似商标的实际情况,可以预见这一确权过程复杂且耗时。一方面,笔者对行动的阶段性结果进行了预判和分析,另一方面,对各个在先商标进行了针对性且多支线的行动,包括根据撤销行动的进程及时提交多轮后备商标申请等。通过多方位协同行动,在清扫掉所有的障碍后,A公司的商标最终获得了其核心类别和商品上的注册。这不仅夯实了A公司自身的商标权利基础,也有助于其在国内进行维权行动,此外,提前行动规划及结果预判也给A公司的商业安排提供了有力参考。

业务调整背景下的紧急商标申请。B公司是一家集合了设计、零售、家居等多元业务的公司。由于业务调整需抢占市场先机,B公司将C商标已投入线上线下使用,并在此情形下寻求全面的商标申请方案。此时,初步检索发现多个可能的近似在先商标,但B公司已投入巨大成本将C商标进行推广使用,客观上难以进行换标。除了紧急完成多件商标申请,以尽早占据申请日期防止抢注,笔者同时也分析了注册成功率,以便做好后续行动准备。申请提交后,C商标果然在多个核心类别上遭遇在先近似商标而被驳回。在B公司即将放弃后续行动的情况下,笔者再次进行深度分析并及时调整策略,将商标申请重点集中在较为核心的几个类别上;之后协助B公司进行商标使用方面的证据收集,同时完善驳回复审的理由。经过几轮齐心协力的行动,最终在多个核心类别上取得了C商标的注册,以较短时间和较低成本支持了B公司的紧急业务需求。

infringement
黄冰倩
律师
上海市太平洋律师事务所

虽然笔者通常建议“商标先行、使用在后”以减少风险,但在市场多变且时机易逝的情况下,企业有时很难完全按照常规计划行事。在此情形下,则需因地制宜制定并调整策略,最大程度为客户商业规划保驾护航。

商标确权布局及针对抢注商标的行动。D公司是一家主营清洁用品的海外公司,最初只在海外注册了“D”商标。在其考虑开拓和发展中国市场时,却发现国内有一件疑似抢注的商标已进入初审公告阶段。在充分了解D公司背景和需求后,笔者制定了对应的确权方案;考虑到该疑似抢注的商标势必会妨碍D公司自身的商标申请,笔者首先及时提交了异议申请以阻止该商标注册,同时代理D公司在中国提交了核心类别和关联类别上的“D”商标注册申请。此外,为了顺应中国市场和消费者的习惯,笔者商议了多个对应的中文商标供D公司从商业角度选择,并同时提交了中文商标的注册申请。由于在挑选中文商标时已进行了初步检索并避开已有的在先注册,因此中文商标的注册较为顺利。但英文“D”商标注册申请如预期遇到了该疑似抢注商标的阻碍;由于已提前采取异议行动阻止其顺利注册,笔者最终争取到D公司的中英文商标均在核心类别和关联类别上核准注册,为其日后继续开拓中国市场打下了商标基础。

中国每年的商标注册申请数量庞大,现有已核准注册的商标件数也数量众多,国家知识产权局对商标申请的审查标准也在逐步收紧,导致很多情况下企业的商标注册申请过程并不如意。但无论遇到何种情形,因地制宜并及时调整方案,对风险和结果进行阶段性的分析和预判,才有可能最大程度地迎来转机。

上海市太平洋律师事务所合伙人刘建强,律师黄冰倩

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