日本の特許における属地性の拡大

近年の日本における判例法の進歩により、状況次第では、日本の特許が国外のインターネット関連の活動に及ぶ可能性があります。

2023年５月26日、知的財産高等裁判所は、サーバと端末がインターネットなどのネットワークを介して接続され、全体として有機的に動作するネットワークシステムの発明に関する日本の特許権の属地性について、大合議による注目すべき判決を下しました（株式会社ドワンゴ対FC2,INC.〔（ネ）第10046号〕）。

本判決は、（ネットワークシステムの要素の一つである）サーバが日本国外にあっても、後述する４つの要素やその他の関連する状況を考慮して、その行為が日本で行われたとみなされる場合には、新しいネットワークシステムを作成する行為が日本特許法第２条３項１号の「生産」に該当すると結論付けました。

本判決によれば、サーバなどの請求項の構成要件が日本国外にあっても、残りの構成要件が日本にある場合、日本の特許権がそれに及ぶ可能性があります。

事案の概要

控訴人であるドワンゴ（一審原告）は、コメント配信システムに関する特許第JP6526304号の特許権者です。被控訴人であるFC2,INC.（一審被告）は、インターネット上で動画・コメントの配信サービスを運営しています。

控訴人は、被控訴人が運営する動画配信サービスに関連するシステム（被告システム）が特許発明の技術的範囲に含まれ、被控訴人が米国にあるサーバから日本にあるユーザ端末にファイルを送信する行為が、システムの「生産」（日本特許法第２条３項１号）に該当し、特許発明を侵害していると主張しました。

訴訟の争点

この案件では、被告システムの一部であるサーバが米国にあるため、日本にあるユーザ端末だけでは本特許の請求項の全ての要件は満たしません。被控訴人が被告システムを「生産」（日本特許法第２条３項１号）したか否か、そして日本の特許権がこのような場合に被告システムに及ぶか否かが争点となりました。

属地主義の原則

日本の特許にも属地主義の原則が適用されます。この原則は、各国の特許権の成立、移転、効力などは当該国の法律によって定められ、特許権の効力は当該国の領域内においてのみ認められるというものです。

サーバが米国にあり、ユーザ端末が日本にあるため、米国と日本の両方に存在する被告システムを作成する行為が日本特許法第２条３項１号の「生産」に該当するかどうかが、属地性に関連する争点でした。

裁判所による判決

上記の争点に関して、原審裁判所である東京地方裁判所は、日本特許法第２条３項１号の「生産」に該当するためには、属地主義の原則のもと、特許発明の全ての要素を満たすものが日本で新たに生産される必要があるとして（ドワンゴ株式会社対FC2,INC.、東京地方裁判所2019年〔（ワ）第25152号、2022年３月24日判決〕）、被控訴人（一審被告）は日本で被告システムを「生産」していないと結論付けました。

これに対し、控訴審判決では、被控訴人が米国にあるサーバから日本にあるユーザ端末にファイルを送信する行為が、日本特許法第２条３項１号の「生産」に該当すると結論付けました。

本判決は、ネットワーク型システムの発明に関連する特許権を適切に保護する観点から、新しいネットワーク型システムを作成する行為が特許法第２条３項１号の「生産」に該当するかどうかを判断する方法を、以下の２つの理由を踏まえて示しました。

第一に、本判決は、ネットワークシステムではサーバが日本国外にあることがいまや一般的であり、サーバが日本国外にあっても、端末が日本にある場合には日本でシステムを利用することが可能であり、そのような利用は、日本で発明を利用することで特許権者が得るべき経済的利益に影響を及ぼす可能性があるとしました。

したがって、サーバが日本国外にあるという理由だけで、新しいネットワーク型システムを作成する行為が特許法第２条３項の「生産」の範囲に含まれないと結論付けるために、属地主義の原則を厳格に解釈することは特許権の保護が不十分になることから、妥当ではありません。

第二に、本判決は、ユーザ端末が日本にあるという理由だけで、新しいネットワークシステムを作成する行為を特許法第２条３項の「実施」と解釈することも、特許権の過剰な保護をもたらし、経済活動に支障をきたすため妥当ではないとしています。

これら２つの理由に基づいて、本判決は、新しいネットワークシステムを作成する行為に関して、ネットワークシステムを構成する要素の一部であるサーバが日本国外にあっても、（１）行為の具体的な方法、（２）発明におけるシステムの構成要件のうち国内にあるものの機能や役割、（３）システムを利用することによって発明の効果が得られる場所、（４）システムの利用が発明の特許権者の経済的利益に及ぼす影響、その他の関連する状況を裁判所は考慮すべきであり、その行為が日本の領域内で行われたと評価できる場合には、特許法第２条３項の「生産」に該当すると判断すべきであるとしました。

その上で本判決は、

（１）については、米国にあるサーバからのファイルの送信が、日本にいるユーザによるファイルの受信と一体となって被告システムを完成させるため、送信と受信は日本で行われたとみなすことができるとしました。

（２）については、本判決はまた、日本にあるユーザ端末が発明の主要な機能を実現するために必要な構成要素の機能を果たしているとしました。

（３）については、本判決は、被告システムが日本からユーザ端末を介して利用でき、発明の効果が日本で発現しているとしました。

（４）については、本判決は、被告システムの日本からの利用が、本発明のシステムを日本で利用することによって控訴人が得るべき経済的利益に影響を及ぼす可能性があるとしました。

（１）～（４）を考慮し、本判決は、被告システムを作成する行為が本発明に関して日本特許法第２条３項１号の「生産」に該当すると結論付けました。

本判決の影響

本判決は、考慮すべき要素（１）～（４）を列挙し、ネットワークシステムを構成する要素の一部が日本国外にあるとしても、新しいネットワークシステムを作成する行為は、日本特許法第２条３項１号に基づく「生産」に該当する可能性があるとしました。

これは、ネットワークを介して日本でネットワークシステムを作成する際に、たとえ一部の要素が日本国外にあるとしても、日本の特許を侵害しないように、注意を払う必要があることを意味します。

結論

本判決の下では、ネットワークシステムに関連する事業を行う際に、一部の構成要件が日本にある場合、日本の特許を侵害する可能性があります。したがって、そのような事業者は、本判決の（１）～（４）の考慮すべき要素に基づいて、日本の特許を侵害するリスクを適切に評価することが推奨されます。