拟上市公司的核心技术人员及职务发明

作者: 张明和谭巍,国枫律师事务所
0
11

据有关法律法规,职务发明法律定义为:执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。认定要点如下:

Zhang Ming, Grandway Law Offices
张明
合伙人
国枫律师事务所

职务发明认定的前提是发明人与单位之间存在劳动关系或者临时工作关系。

是否属于执行本单位的任务是认定职务发明的重要标准,包含:在本职工作中作出的发明创造;履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

是否利用单位的物质技术条件是判断是否构成职务发明的重点,包括职工在技术成果的研究开发过程中,全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件,并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响;该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。

审核关注要点

如拟上市公司的核心技术人员曾在同行业公司或高校任职,监管部门则更为关注其任职的合法合规性及在发行人任职期间形成的职务发明是否存在纠纷,是否属于核心技术人员在原单位的职务发明。参考案例泽达易盛、华培动力、运达股份。

如拟上市公司与高校或其他公司存在研发上的合作关系,监管部门则重点关注知识产权的归属,核心技术人员任职或兼职的合法合规性,拟上市公司是否受让、使用属于院校人员职务发明的专利或其他知识产权、核心技术的情况。参考案例威胜信息、科前生物、金博股份。

公司的重要技术专利的权属或核心技术人员的任职是否存在侵害第三方合法权益的情形,是否存在纠纷或潜在纠纷,公司是否对争议知识产权存在技术依赖。参考案例为非上市公司恒强科技和航天模塑。

审核答复思路

Tan Wei, Grandway Law Offices
谭巍
律师
国枫律师事务所

在答复监管机构针对核心技术人员及职务发明相关问询时,中介机构可考虑从下列角度论述:

从核心技术人员的任职履历角度,比对相关技术专利研发形成时间与核心技术人员的任职经历,论证不属于职务发明。如果这点无法证明,则需要进一步对相关技术的形成过程进行分析,结合职务发明认定要点,从核心技术人员与前单位是否构成劳动关系或临时工作关系、是否对职务发明作出约定、有关技术专利的研发活动与核心技术人员在前任职单位的工作职责是否存在联系、有关技术专利的研发是否主要利用了前任职单位的物质技术条件等方面论述不属于职务发明。理想情况下,取得前任职单位关于有关技术专利非职务发明的说明,可以有效确认相关技术专利的权利归属,避免潜在纠纷。

如存在公司与高校或其他主体合作研发形成的技术专利,应具体说明合作模式、有关研发人员任职或兼职的合法合规性、研究成果及知识产权的分配安排,以及是否存在受让、使用属于高校或其他主体人员职务发明的专利等情况,以及是否曾受让、使用或以其他方式受益于来源自高校或其他主体的技术、人员、设备或其他支持。

中介机构还应对公司是否存在关于知识产权侵权的纠纷及潜在纠纷进行核查,尤其是公司及核心技术人员涉及职务发明侵权诉讼案件的,应具体说明案件审理进程及结果,从主营业务对争议技术的依赖程度切入,说明不利审判结果对公司的影响。

科企合规措施

首先,科技公司应加强对员工的背景调查,尤其是核心技术人员,包括其工作经历和职务范围、离职入职时间、技术领域和研发项目、是否有竞业协议或知识产权归属协议等。

其次,科技公司应完善对相关人员的管理,例如与新员工签署不侵权承诺函、避免相关员工在离职一年内或竞业期限内从事与原单位本职工作相关的研发;还可与核心技术人员签署保密协议、竞业协议、知识产权归属协议,保护自身知识产权。如核心技术人员掌握的有关专利尤其是核心技术专利应属于拟上市公司所有,应安排核心技术人员转让专利。

最后,对于员工的入职、离职、研发内容等关键信息应当合理地记录、保存,以确保在涉及争议时能掌握有利的证据,避免知识产权成果的流失。公司还可以对离职员工的去向、业内竞争对手的人事和研发情况定期地进行追踪和监控,以尽早发现任何潜在的知识产权权属纠纷。

国枫律师事务所合伙人张明律师谭巍

domestic capital

Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号
新闻大厦7、8层 邮编:100005

电话: +86 10 8800 4488
传真: +86 10 6609 0016

电子信箱: zhangchao@grandwaylaw.com
tanwei@grandwaylaw.com

www.grandwaylaw.com