涉及驰名商标民事诉讼的几个问题

作者: 王亚东、陆蕾,润明律师事务所
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二零零九年,最高人民法院连续出台《最高人民法院关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知》(以下称 “《驰名商标管辖的通知》”) 以及《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》 (2009年5月1日正式生效)(以下称 “《驰名商标司法解释》”) 两个司法解释,其中关于民事诉讼中驰名商标认定的几个问题与之前的司法解释相比有了一定的变化,值得驰名商标持有人特别予以关注。

Wang Yadong, Executive Partner, Run Ming Law Office
王亚东
执行合伙人
润明律师事务所

驰名商标案件的管辖权。根据2001年12月25日,最高人民法院公布的《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第二条第三款的规定,商标民事纠纷第一审案件,由中级以上人民法院管辖。另外根据该司法解释第二条第四款规定,经最高人民法院批准,各高级人民法院也分别在较大城市确定了一些基层人民法院受理第一审商标民事纠纷案件其中包括涉及驰名商标的案件。2009年1月5日,最高人民法院发布了《驰名商标管辖的通知》明确要求:涉及驰名商标认定的民事纠纷案件,由省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级人民法院,以及直辖市辖区内的中级人民法院管辖。从而取消了基层法院审理驰名商标案件的管辖权,同时对于对驰名商标案件有管辖权的中级人民法院范围也进行了限定。

法院予以认定驰名商标的情形。《驰名商标司法解释》第二条明确规定应当认定驰名商标的三种情形,即

第一、原告依据《商标法》第十三条,就被告在不相同商品或者服务上使用了与其注册商标相同或者近似的商标时,或者被告在相同或者类似商品或者服务上使用了与其未注册商标相同或者近似的商标时,有必要考虑是否认定原告的注册商标或未注册商标是否为驰名商标;

第二、当在后企业名称与在先注册商标形成冲突时,认定在后企业名称的使用 (突出使用或者非突出使用) 是否构成商标侵权或不正当竞争时,有必要考虑是否认定原告的注册商标是否为驰名商标;

第三、被告在本诉的抗辩程序中,或者在反诉的诉称程序中,认为原告的注册商标系复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标的,有必要考虑是否认定被告的未注册商标是否为驰名商标。也就是说,在此司法解释生效后,除以上列举的情形外,法院将不能在其他类型的案件中对商标是否驰名的问题做出认定。

Lu Lei, Attorney, Run Ming Law Office
陆蕾
律师
润明律师事务所

法院不予认定驰名商标的情形。《驰名商标司法解释》第三条第二款明确规定,对于域名与注册商标冲突的案件,注册商标权利人主张权利时,无须就该注册商标是否为驰名商标予以认定。因此2001年7月24日开始实施的《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》 (以下称 “域名司法解释” ) 第六条规定因与上述规定形成冲突,各级人民法院不能再依据域名司法解释认定主张权利人的注册商标是否为驰名商标。

诉讼中原告如何就驰名商标的举证。《驰名商标司法解释》第一条明确了驰名商标的概念为:在中国境内为相关公众广为知晓的商标。此概念强调了驰名需在中国境内驰名,而仅仅在中国境外具有知名度的商标则不能认定为中国驰名商标。同时,《驰名商标司法解释》第八条规定,对社会公众广为知晓的商标,原告已提供其商标驰名的基本证据,或者被告不持异议的,人民法院对该商标驰名的事实予以认定,此举减轻了原告对社会公众广为知晓商标的举证责任。

诉讼中对驰名商标损害后果的认定。《驰名商标司法解释》第九条首次引入商标淡化理论,所谓的 “淡化” 应当包括以下三个方面:

第一、减弱驰名商标的显著性;

第二、贬损驰名商标的市场声誉;

第三、不正当利用驰名商标的市场声誉。该条规定:凡造成已注册驰名商标的显著性降低或者市场声誉受损的即被认定为《商标法》第十三条第二款规定的 “误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害” 。而此前中国商标法及司法解释中对 “混淆误认” 的解释则仅限于对于商品或者服务来源的混淆误认以及联想式的混淆误认。

驰名商标持有人有权要求他人停止使用侵权注册商标。《驰名商标司法解释》第十一条规定,被告使用的注册商标构成侵犯驰名商标权的,人民法院可以依法判决禁止被告使用该商标。此规定与《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》中 “两个注册商标之间的冲突,法院不予受理,权利人需通过行政程序来解决” 的规定不同,同样给予驰名商标强于一般商标的保护,即授予驰名商标权利人可以直接向法院起诉要求被告停止使用侵权商标的权利。

驰名商标在法律文书中的如何表述。根据《驰名商标司法解释》第十三条的规定,各级人民法院在个案中认为有必要、也有可能认定主张权利人的注册商标为驰名商标的,其表述也仅应当体现在判决书事实或者判决理由部分 (指判决书本院认为部分),而不能在判决主文中体现 (指本院判决如下部分)。另外司法解释也明确禁止在调解书中对驰名商标做出认定。

王亚东是润明律师事务所执行合伙人。陆蕾是润明律师事务所律师。

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