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面对他人盗用自身知名的企业名称,应该如何破局

商标侵权

2016年初,笔者发现31家门店侵犯了赛百味的商标权,赛百味自1998年以来一直是笔者所属事务所的客户。作为全球领先的餐厅特许经营品牌之一,赛百味拥有最多的特许经营门店,且随着业务下沉至中国二三线城市,赛百味保持强劲增长。“赛百味”是Subway的中文译名。 在1995年初登中国市场,公司充分发挥想象力,创造出“赛百味”这一极为贴合中文表达习惯的译名。

笔者向我们的客户报告了31家侵权门店的情况。客户同意了我们有关向这些门店发送制止通知的建议。我们首先通过EMS发送通知,其中18份成功送达,约占58%。其他13份通知被拒收。在收到通知的18家门店中,有三家门店(9.67%)做出了积极回应,同意更改名称或标识,或删除“赛百味”, 并向我们发送了演示更改或删除的照片。

对于没有积极回应的28家门店,我们通过不同的快递服务以交叉送达方式发出了第二轮通知。

在第三轮通知之前,笔者指示我们的代理人拍摄所有31家门店的照片,以核查前两轮通知的成效。此举经证明行之有效:照片证实12家门店已经关店;14家门店已停止侵权;只有5家门店继续侵权。

对于剩下的5家侵权门店,笔者向当地市场监管局提出申诉;结果,其中三家停止了侵权行为。对最后2家侵权门店提起了法律诉讼。在法庭调解期间,一家同意停止侵权;另一家在被市场监管局罚款后仍拒绝停止侵权行为,但最终在法律斗争中败诉。

正如流程所示,制止通知足以结束大多数(83.86%)门店的侵权行为。通过向市场监管局提出投诉,处理了另外9.67%的侵权问题。真正最后需要依靠法律诉讼解决的侵权案件仅占6.45%。

与我们合作的快递公司能够在现场核实侵权门店的整改情况。此举颇具经济效益,为客户节省了成本。

商号对比商标

Peter Jiang, C&M Law Office
Peter Jiang
高级合伙人
北京市昌明律师事务所
电话:+86 10 6461 2505
电邮: pj@cmlo.com.cn

根据中国商标法和其他相关法律/行政规定,如中国国家知识产权局发布的《商标侵权判断标准》和最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,您由文字组成的注册商标的使用权可能会受到以下侵犯:

  • 他人将这些文字用作其商号;和
  • 这些文字包含在他人公司名称中,该名称根据现行企业名称登记条例合法登记

如果这些文字突出用于他人的商号,则此类使用可能被视为对您商标权的侵犯,或者如果这些文字以公司名称的正常方式使用,但在市场上造成混乱,则视为不公平竞争。

就商标而言,这些场景是中国最引人注目的侵犯知识产权行为之一。

以下是一些可以充实概念的案例研究。

案例分析

案例一:南京雪中彩影公司诉上海雪中彩影公司及其在南京注册的分公司。由于原告的现有注册,该分公司不能在南京以相同的商号注册。双方均为婚纱摄影公司,雪中彩影是原告的注册商标。原告声称:

  • 根据《商标法》第五十七条第七项的规定,被告突出使用与原告商标相同的商号,侵犯商标权。
  • 根据《商标法》和《反不正当竞争法》第五十八条的规定,被告使用注册商标作为企业名称,误导公众,引发不正当竞争。

法院认定,被告的公司名称,正如其广告牌、订单、收据、宣传传单和其他材料所示,包含与其他文字商标字体、大小和颜色相同的商号“雪中彩影”。法院认为,被告没有突出使用商号,因此在这方面没有侵犯原告的商标权。然而,法院认为,根据《商标法》和《反不正当竞争法》第五十八条的规定,被告使用“雪中彩影”作为企业名称,确实构成了对相同服务的不正当竞争。

受欢迎程度

案例二:在李惠廷诉大连王将有限公司一案中,“王将”是原告于2003年注册的商标。该注册时间早于日本王将有限公司在2005年注册成立大连王将有限公司。最高人民法院认为,被告未使用其公司全称,而是在招牌、广告牌和餐具上突出使用其商号“王将”;这种使用可能会在产品和服务的来源上造成误导。

大连王将有限公司被允许保留其商号,但要以适当的方式使用,因为当时投资者日本王将在大连注册的王江商标并没有那么受欢迎。

熟悉度

Xiaobo Bao, C&M Law Office
Xiaobo Bao
合伙人
北京市昌明律师事务所
电话:+86 10 6461 2505
电邮: baoxb@cmlo.com.cn

案例三:全国连锁店北京庆丰包子铺状告一家名为山东庆丰餐饮管理有限公司的省级连锁店。本案中,“庆丰”既是原告的注册商标,也是原告的商号,而被告使用“庆丰”作为其商号。

最高人民法院认定,由于被告的网站上有“走进庆丰”、“庆丰文化”、“庆丰辉煌”、“庆丰新闻”等栏目标题,并在其餐厅悬挂“庆丰员工欢迎您”的横幅,人们会将被告使用“庆丰”视为区分产品或服务来源的象征(而并非仅仅是企业名称)。法院认为,被告突出使用“庆丰”,因此以商标而非企业名称的方式使用。

原告之所以在侵权发生多年且被告已经在该市建立了自己的连锁店系统之后起诉被告,是因为被告现有商号阻碍了原告以相同商号在山东省省会发展其全国连锁店的计划。法院认为,被告人的主要负责人曾在北京学习餐饮管理,应当知晓庆丰在餐饮行业的商号。因此,该商号并非出于善意注册。

“摆好桌子”

案例四:在涉及“东来顺”餐厅品牌、北京东来顺集团有限公司注册商标和企业名称的行政案件中,侵权门店郴州市永根东来顺酒楼:

  • 使用“东来顺”作为其商号;
  • 在其标志中使用了“东来顺”,并在菜单、餐巾纸盒和微信账号上展示了该标志;和
  • 以“东来顺”的名义在网上进行宣传。在接受调查和行政处罚的威胁下,侵权人同意更改其企业名称。然而,当地市场监管局仍以其他方面的商标侵权为由,责令侵权人支付5万元(合6,900美元)的罚款。

经验教训

从案例研究中可以看出,当一家企业使用与他人注册商标相同的商号时,可能需要进行突出使用测试,具体包括

  1. 在广告牌上使用该商号;
  2. 在字体、大小和颜色上以不同的方式使用,以便商号与企业名称的其他内容相比突出显示
  3. 以法院可能认为突出使用商号的其他方式使用。

此外,如果以正常方式使用的商号造成产品或服务来源的混乱,即使不构成商标侵权,也可能构成不公平竞争(案例1)。

C&M Law Office

北京市昌明律师事务所

中国北京东三环北路3号幸福大厦

B座1311室,邮编100027

电话:+86 10 6461 2505

电邮: cmlo@cmlo.com.cn

www.cmlo.com.cn

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