商标注册能否预防侵权索偿？

德里高等法院最近裁定了一起不寻常的争议，涉及一名注册所有者指控另一名注册所有者侵权。法院根据《1999年商标法》第28和29条判决原告胜诉。

原告Jaquar and Company Private Limited是商标Artize – Born From Art和Tiaara的注册所有者，指控被告Ashirvad Pipes Private Limited通过使用注册商标Artistry和未注册商标Tiara侵犯了其商标。原告申请了禁令，并已提交了申请，要求撤销和无效被告的Artistry商标。

原告提交证据表明，自2008年和2016年起，被告分别使用了Artize和Tiara商标。原告认为，被告在与原告相同领域的商品上使用这些商标，证明了其恶意采用这些商标。原告指控被告意图制造与原告的虚假关联。

被告提出其为注册所有人，因此不存在侵权索赔，最多只能提出假冒索赔，仅仅存在在先商标并不能证明恶意注册。被告依赖于Pianotist测试和Lakshmandhara案件的判决，认为在考虑所有周边因素的情况下，必须对商标进行评估，并且奢侈品的消费者是有鉴别力的消费者。

被告声称，由于原告的撤销申请尚在审理中，该请愿书不具备可维持性，民事法院必须找到怀疑商标有效性的合理依据，才能允许原告主张侵权。

原告回应称，侵权应基于初始利益混淆进行评估，不应假设消费者有机会并排比较两者商标。Raj Kumar Prasad案的判决允许在原告主张被告商标无效的情况下，对注册商标发出禁令。

被告主张，原告的侵权主张仅基于其商标的优先性。尽管原告已经提交了整改申请，但仍需根据该法第124条提交申请，以便法院认定存在挑战被告商标有效性的理由，这样才能提出侵权指控。由于没有提交此类申请，原告最多只能指控假冒。

法院认为，原告注册的有效性不是提起侵权诉讼的前提条件，而是只需满足该条款下的要求。不过法院同意，原告注册的有效性是获得侵权救济的必要条件。法院认为，Raj Kumar Prasad 案涉及一个注册商标被另一个注册商标侵权的法律影响。第28(3)条和第124(1)条结合起来允许对注册商标提起侵权诉讼。法院还决定可以在案件提交和收到关于侵权商标有效性的裁定之间发布临时命令。

法院分析了商标之间的相似性，并认为使用图形并不能减轻词语之间的语音相似性，而语音是商标的显著部分。当商标在语音上相似且商品包装具有相同的颜色组合时，认为奢侈品消费者是有辨别力的消费者这一论点是严重有缺陷的，需要证据支持。法院将消费者视为具有一般智力和不完美记忆的人，并认为应据此分析商标。

关于初始混淆，法院认为消费者没有机会将侵权商标并排比较。如果消费者在第一眼看到时就开始考虑两者之间的关联，那么欺骗性相似就已经确立。

法院认为这些商标之间存在欺骗性相似，并且满足第29(1)和第29(2)(b)条的条件，有充分的表面证据支持原告商标的有效性。因此，法院批准了禁令。

LexOrbis 律师事务所合伙人Manisha Singh（左）、律师Tushitta Murali.