涉外定牌加工的商标侵权认定

涉外定牌加工俗称“贴牌加工”，是指中国境内企业接受境外商标权人的委托，为委托方加工贴附特定商标的产品、将加工产品全部交付给境外委托人并收取加工费的贸易形式。

涉外定牌加工贸易在中国由来已久，广东、福建、浙江等沿海地区有数以万计的企业从事该类加工贸易。与此同时，该类贸易导致的与商标有关的法律风险已成为不容回避的现实问题。

如果国外委托人未在中国获得所贴附商标的商标权，而该商标与中国商标权人在相同或类似商品上已注册的商标相同或近似，则工商、海关行政部门很有可能根据中国商标权人的举报或依职权对定牌加工作出侵权认定，进而作出停止侵权、没收侵权产品、罚款等行政处罚。

除此之外，定牌加工还有可能面临国内商标权人的侵权诉讼指控。近年来发生了多起类似案件。

《商标法》等法律对于涉外定牌加工中的“贴牌行为”是否构成对中国商标权的侵犯并无明确规定。而在中国的行政、司法实践中，对此也存在着不同的观点。

工商、海关在处理涉外定牌加工商标权纠纷中，态度比较一致，认为定牌加工属于使用商标的环节；加之《商标法》在构成侵权方面不考虑使用人是否主观故意及是否造成实际损害，因此工商、海关只要发现擅自使用商标，就认定为商标侵权。

司法部门观点

观点一：认为构成商标侵权。依据是《商标法》第52条及商标的“地域性”特点。因为商标权具有地域性，所以如果委托人在中国不享有商标权利，而加工所涉及的标识及商品与中国注册商标构成相同或类似，则根据《商标法》第52条第1款的规定，未经商标注册人许可，在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标，构成侵犯注册商标专用权。

深圳中院裁决

在2001年的美国耐克公司与西班牙CIDESPORT公司等的商标侵权案件中，深圳中院认为，商标权具有地域性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得的NIKE商标的专有使用权，被告未经原告许可不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。近年来依然有不少体现这一观点的生效判决。

观点二：不构成商标侵权。主要理由是涉外定牌加工产品不在中国销售，不可能导致相关公众产生混淆和误认；而最高人民法院在相关规定中已明确将“容易使相关公众产生误认”作为认定侵犯商标权的必要条件。

商标的基本功能是区分、识别商品或服务的来源，侵犯商标权的本质就是对商标识别功能的破坏，使得相关公众对商品来源产生混淆、误认。而涉外定牌加工产品并不在中国市场销售，因此不存在混淆和误认的可能性。所以，“贴牌行为”不构成商标侵权。

目前也有体现这一观点的生效判决。例如：2009年上海高级人民法院审理的上海申达音箱电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标权上诉案中，上海市高级法院就认为：本案涉案商品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，因此不构成商标侵权。

虽然中国目前对于涉外定牌加工的侵权认定存在不同观点，但行政及司法实践更倾向于认定构成侵权。因此我们建议，在中国委托了定牌加工业务的国外委托人，可根据自身情况，在不同阶段采用不同的商标策略，最大限度地维护自身利益。

首先，国外委托人应重视在中国取得商标权利，就定牌加工所贴附商标可通过注册、转让、许可等途径取得相应的权利；如果该商标已被他人恶意抢注或模仿注册，则国外委托人可通过商标异议、撤销等程序清除该商标障碍。

采取预防措施

其次，实践中，定牌加工产品可能会因各种原因流入中国市场，如果贴附商标与中国商标权人在相同或类似商品上已注册的商标相同或近似，则会被认定构成侵权，而不论该流入行为是否基于国外委托人的意愿。对此，国外委托人应事先采取预防措施，在加工合同中明确加工方不得有任何销售行为以及加工方的违约责任。

当然，在中国商标权人提起的侵权指控中，国外委托人可根据实际情况，积极主张定牌加工中的“贴牌行为”并非商标法意义上的使用行为、未造成相关公众混淆和误认等不构成侵权的抗辩理由；以争取到对己有利的判决。

王亚东是润明律师事务所执行合伙人；胡翠琴是润明律师事务所律师