你所需了解的商标抢注

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《商标法》中最重要的一处修订是明确将“诚实信用”规定为在中国申请注册和使用商标的基本原则之一。将于2014年5月1日起实施的新《商标法》有望减轻打击商标抢注者的负担。西方公司在与商标抢注者打交道时最好留意以下新《商标法》中的重要内容。

商标抢注者是否为商标代理机构?截止2013年6月,中国有超过一万七千家法律实体有资格作为商标代理机构向中国商标局提出商标注册申请。现实中,不乏许多商标代理机构以自己的名义注册很多的商标并胁迫商标真正所有人购回这些商标。

刘建龙 Colin Liu
刘建龙 Colin Liu

熟悉法律知识

商标代理机构熟悉法律知识,因此相较于个人抢注者而言,打击这些商标代理机构会更加困难。

修订后的《商标法》明确禁止商标代理机构以自己的名义申请注册任何商标。

如果在中国抢注你商标的是一家商标代理机构,那么你根据新《商标法》对抢注者的商标注册申请提出的异议将很有可能成功。

商标抢注者是否与你有合同、业务往来关系或者其他关系?现行商标法律制度禁止商标代理人、代表人或者销售代理商、经销商(共同称为“代理人”)未经授权,以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册。

最高人民法院在法发〔2010〕12号司法解释中进一步明确,对于商标抢注者与代理人串通合谋抢注的商标也不应当准予注册。不过在现实中,供应商或其他商业伙伴是否也受到这些禁止性规定的约束仍然具有不确定性。

不确定性获澄清

新《商标法》对这些不确定性进行了澄清,明确规定只要你有证据证明与你具有合同、业务往来关系或者其他关系的商标抢注者明知你商标的存在,你就可以对商标抢注者的申请注册提出异议。

商标抢注行为是否侵犯了著作权、外观设计专利、商号、肖像权等在先权利?现行商标法律制度禁止申请商标注册损害他人的在先权利。修订后的《商标法》保留了这项规则。现实中,如果商标注册申请侵犯了你的在先权利,包括但不限于著作权、外观设计专利、商号权以及肖像权,你可以对商标抢注者的注册申请提出异议。

范围宽泛

在先权利的范围十分广泛。例如,最高人民法院在2010年的一起案件中认定经实际使用并具有一定影响的药品商品名称可以作为在先权利受到保护,不受商标抢注者侵犯。

你是否受到商标抢注者的敲诈?如果商标抢注者敲诈你购回自己的商标,或者强迫你与他进行业务交易,或者如果商标抢注者“搭便车”利用你持有的商标所现有的声誉来误导消费者,那么这些都可以成为证明商标抢注者具有恶意的有力证据。

对恶意提出控告

如果你已经在中国使用了未注册的商标并取得了良好的声誉,你不妨针对抢注者的恶意提出控告,并援用新《商标法》第32条(即现行《商标法》第31条)的规定请求宣告抢注者的注册商标无效。

新《商标法》第44条(即现行《商标法》第41条)规定了一项兜底性条款,禁止在中国以不正当手段取得商标注册。即使你的商标尚未在中国范围内广泛使用,不过你可以援用该兜底条款对抢注者的恶意提出异议,并控告其商标注册是通过不正当手段取得的。

商标抢注者是否实际使用商标?如果注册商标在中国连续三年不使用的,那么该注册商标可以被申请撤销。绝大部分商标抢注者并不会实际使用他们注册的商标。现实中,如果商标抢注者注册了大量的商标,这可能意味着他并不会实际使用这些商标。你不妨以商标未使用为由向商标局申请撤销其注册商标。

实际效果有待证实

尽管修订后的《商标法》有望能够遏制中国商标抢注者的蓬勃发展,但它的实际效果还有待2014年5月1日修订案正式实施后才可以得以证实。

以上介绍的重点问题无意穷尽新《商标法》中针对恶意商标抢注行为规定的所有救济措施。无论如何,预防胜于治疗。计划在中国开展业务的西方公司最好尽早进行商标注册申请。

刘建龙为德国CMS德和信律师事务所上海代表处合伙人。他的联系方式为:电话 +86 21 6289 6363;电子邮箱 colin.liu@cmslegal.cn

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