专利侵权诉讼的调查取证技巧

作者: 牟笛、张奕宁,胡光律师事务所
0
2535
LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link

利侵权诉讼中,取证一直是被侵权人面临的重大法律障碍。与其他纠纷类型相比,专利侵权案件的侵权人和专利权人之间通常不存在物理上的直接联系和接触,针对侵权事实的证据只能通过专利权人的调查和搜集获取。专利案件与其他普通案件类型相比证明标准偏高,更加重了专利权人的举证压力。此外,中国近年来对于专利保护力度的显著加强客观上也使侵权人在不断的“学习”中积累了反调查、反取证的经验,进一步提升了调查取证的难度。笔者在此介绍专利侵权诉讼中调查取证的基本技巧。

牟笛 Vincent Mu 胡光律师事务所 资深律师 Senior Associate Martin Hu & Partners
牟笛
Vincent Mu
胡光律师事务所
资深律师
Senior Associate
Martin Hu & Partners

凭借自身力量

尽管目前中国政府对专利侵权行为的查处力度不断增强,大多数专利权人还是
需要凭借自身力量主动取证。

专利侵权案件中的一个重要方向是固定侵权事实的存在,借此锁定侵权主体、损害事实、损害程度等核心信息。而相关信息常常是通过以第三方名义或者委托第三方现场购买的方式获取的。

基于时间、成本、人力等方面的考虑,很多专利权人都希望通过一次购买行为获取全部信息。然而根据我们的经验,所谓欲速则不达,这种愿望通常无法达成充分取证的理想结果。为此,我们建议通过两次购买行为完成此类证据的搜集:

第一次现场取证。目的主要在于和侵权人建立初步的联系,以正常交易的方式与侵权人进行沟通。内容上以采购意向的洽商为主。在此过程中,应当注意了解侵权人的基本信息、生产规模、月销售量、销售渠道、库存等信息。此外还应购买样品,既为第二次正式下单做准备,同时也取得侵权人加盖公章的发票或者收据。

获取公章信息是第一次现场调查中非常关键的一个步骤。了解到公章信息后,专利权人可以准确地确定侵权主体,并可以深入地了解该侵权人的背景信息,以确定是否对该侵权人进行下一步取证。部分专利权人往往在发现侵权行为后第一时间即与侵权人进行交涉,从而引起侵权人对侵权商品销售的警觉。如果专利权人在取证过程中目的高度明确地提出购买该侵权产品,可能引起侵权人的怀疑,无法达成预期效果。为此,我们建议可以购买多款不同产品的样品来模糊焦点,使侵权人降低心理防范。

第二次现场取证。完成第一次初步取证后,专利权人可以启动第二次现场取证,即正式购买。在第二次现场取证中,笔者建议专利权人尽量邀请公证人员陪同前往,加强对销售行为的固定。根据笔者的经验,公证人员通常会同意隐匿真实身份,以陪同人员的名义出现。

张奕宁 Ada Zhang 胡光律师事务所 律师 Associate Martin Hu & Partners
张奕宁
Ada Zhang
胡光律师事务所
律师
Associate
Martin Hu & Partners

部分专利权人为了避免地方保护主义的影响,希望将侵权结果发生地转移至侵权人所在地以外的地点,因此让侵权人以发货的方式将侵权产品转移至该专利权人所在地或者其他地点。但这种发货方式存在一定的操作障碍。例如,在接收侵权产品时,侵权人未留下任何发货人的信息从而无法确定侵权主体。又如,由于很多专利权人在现场调查取证的过程中不会透露自己的真实身份或者使用虚假的身份信息,这将为日后收货公证中带来主体上的瑕疵。以上种种均要求专利权人在取证前提前做出相应安排,提升取证效果。

借助行政机关力量

凭借自身力量主动取证有时具有局限性。例如有些侵权人的产品仅做出口或批发,不与国内采购人接触,给专利权人的取证造成了障碍。在此情况下,专利权人可以考虑借助行政机关的力量配合取证。专利权人可以向工商、海关等部门举报,并在行政机关的查处过程中固定侵权事实。

以借助海关查处为例,专利权人应注意提前完成专利的海关备案。除此以外,专利人还应该通过自身调查尽量获得侵权人即将在何时、何地、以何种方式出口,并将相关线索及时传递给海关部门,便利海关的查处工作。海关实施查处后,应当及时取得侵权产品样品和海关的相关文件,作为未来维权行动的关键证据。

征求专业意见

一些专利权人期望迅速地获取侵权人的侵权证据,但又苦于没有有效的途径,便采取自行在线下单的形式购买侵权产品,待侵权人将侵权产品运至出口港时再向海关举报进行扣押。这种方式虽然能够较快地取得侵权证据,但由于下单的IP地址在国内,甚至有可能海外的地址及收货人都是虚假的,该证据的效力未来可能遭遇挑战。因此,我们建议专利权人在自行下单时征求律师的专业意见,通过合理安排提高证据的可用性。

牟笛是胡光律师事务所资深律师;张奕宁是胡光所律师

Martin_Hu_&_Partners_logo

胡光律师事务所

上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼8楼

8/ Floor, Kerry Parkside Office

1155 Fangdian Road, Pudong

Shanghai, China

邮编 Postal code: 201204

电话 Tel: +86 21 5010 1666

传真 Fax: +86 21 5010 1222

www.mhplawyer.com

胡光 Martin Hu

电子信箱 E-mail: martin.hu@mhplawyer.com

牟笛 Vincent Mu

电子信箱 E-mail: vincent.mu@mhplawyer.com

LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link