서벵골의 캘커타 고등법원은 최근 West Bengal Chemical Industries Limited 대 GTZ (India) Private Limited 사건 및 기타 사건에서 WBCIL이 특허 IN370845 및 IN434424의 침해를 방지하기 위해 가처분 명령을 신청한 것을 다뤘다.
WBCIL은 고용량 철분과 관련된 특허 IN370845와 이보다 더 적은 부작용과 더 큰 비용 효율성을 주장하는 개선 특허 IN434424를 보유하고 있었다. 두 특허 모두 철 대체 요법에 대한 제품별 공정 특허였으며 유사한 치료법과 비교했을 때 독성이 낮은 것으로 알려졌다. WBCIL은 자사의 특허 조성물의 약학적 구성이 새롭다고 주장했다.
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2022년 12월, WBCIL은 GTZ가 이와 유사한 제품을 언급한 브로셔를 발행한 것을 알게 됐다. 동시에 WBCIL의 전 직원이 WBCIL과 오랜 비즈니스 관계를 맺고 있던 회사에 접근하여 이러한 치료제를 판매하겠다고 제안했다. WBCIL은 이에 대해 피고들에게 자사의 특허를 침해하지 말 것을 요구했다. GTZ는 고용량 철분을 포함한 다양한 제품을 제조한 사실을 인정했지만, WBCIL의 특허를 침해한 적은 없다고 부인했다.
원고는 피고들이 자사의 특허를 침해하는 공정을 사용하여 고용량 철분을 제조했다고 주장하며 법원에 피고들에 대한 가처분 명령을 신청했다. 원고는 해당 제품의 무단 제조 및 상업화로 인해 상당한 손실을 입었다고 주장했다.
이에 대해 피고는 특허 IN370845에 대한 결과가 무의미하다는 분석을 제출했다. 실제로, 해당 발명은 심사관과 특허청이 특허 발급 요건을 충분히 고려하지 않고 승인한 바 있었다.
그들은 이어 특허 IN370845가 고용량 철분 제품 자체를 보호하지는 않는다고 주장했다. 또한, 그들은 이 약품이 Dr Reddy’s Laboratories, Global Calcium, Weefsel Pharma, Trumac Health Care, Kavya Pharma 및 Medzeel Life Sciences와 같이 여러 회사에서 제조하고 있는 잘 알려진 치료제라고 주장했다.
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피고들은 두 특허의 청구항이 인도에서 공개적으로 알려졌거나, 공개적으로 사용됐거나, 인도 또는 다른 곳에서 공개된 발명으로, 발명의 진보성이 존재하지 않는다고 주장했다. 또한, 두 특허의 전체 명세서가 발명과 그 수행 방법을 충분하고 공정하게 설명하지 않았다고 주장했다. 두 특허의 청구항은 제품별 공정 범주에 속했다. 제품은 그것이 제조된 공정의 참신성이나 발명성과 관계없이 자체적으로 참신하고 창의적이어야 했다. 더 나아가, 청구항은 1970년 제정된 특허법 제3(e)조 및 제3(d)조에 따라 특허를 받을 수 없다는 주장도 제기됐다.
특허 IN434424도 유효한 개량이 아니라는 이유로 이의가 제기됐다. 두 특허의 유일한 차이점은 IN370845에서는 구연산을 사용하여 말토덱스트린을 산화시킨 반면, IN434424에서는 잘 알려진 모방 방법인 오존 가스를 사용했다는 점이었다.
법원은 WBCIL이 특허 보호와 무관하며 모든 면에서 잘 알려진 제품인 제네릭 고용량 철분을 생산하고 판매했다고 판단했다. 이 제품은 미국 화학 초록 서비스(CAS) 번호를 부여받았다. 또한, WBCIL은 2020-2021 회계연도 작업 보고서에서 특허 발명이 상업적 개발로 확장될 만큼 충분한 연구 결과를 내지 못했다고 밝혔다. 2022-2023 회계연도에 WBCIL은 진행 중인 마케팅 전략 때문에 제품이 작동하지 않았다고 밝혔다.
법원은 원고가 양측의 제품을 테스트하고 사용된 공정을 식별한 과학자나 기술 전문가의 자료를 제출하지 않았다고 판단했다. 신청을 기각하면서 법원은 WBCIL이 고용량 철분 자체에 대한 권리가 없으며, 단지 제48조(a)항에 따라 권리를 행사할 수 있을 뿐이라고 판결했다. WBCIL은 편의의 균형과 회복할 수 없는 손실의 기준을 충족하는 것은 고사하고, 가처분 명령을 받을 만한 사례를 제시하지 못했다.
이 판결은 특허의 부여가 특허 보유자에게 보조적인 보호를 강제할 절대적인 권리를 부여하지 않는다는 것을 확립했다. 특허는 법원에서 취소되지 않을 수 있는 단순한 서류상의 특허가 아니라 이보다 더 강력해야 한다. 혁신가들은 특허 출원서를 작성하고 제출할 때 더 신중해야 할 것이다. 법원은 제품별 공정 청구의 경우, 제품이 신규성뿐만 아니라 발명의 단계 요구 사항도 충족해야 한다고 재차 강조했다.
Manisha Singh (왼쪽)과 Avi Garg는 LexOrbis의 파트너 변호사다.
