赠品中的商标侵权问题

作者: 谭乔莎,三友知识产权代理有限公司
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品促销是经营者常用的增加销售业绩的方式之一。搭赠商品是否属于销售行为,是否会构成商标侵权?这是许多企业都非常关注的问题。本文将结合相关的规定和案例进行简要论述。

国家知识产权局2022年发布的《商标侵权判断标准》第二十六条规定,经营者在销售商品时,附赠侵犯注册商标专用权商品的,属于《商标法》第五十七条第三项规定的商标侵权行为。根据该条规定,经营者在销售商品时的附赠行为属于销售行为,这与《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(2006)第二十二条中规定的“搭赠是销售的一种形式”基本一致。

司法实践中,也基本持此观点,认为搭赠属于销售行为。在(2020)鲁民终741号案中,被控侵权方金桥加油站主张其通过加油赠送被诉侵权商品并非销售行为,不构成侵害商标权。法院认为,被诉侵权商品是消费者在金桥加油站加油后,金桥加油站以赠品形式提供的,因此,该提供赠品的行为作为促销手段属于销售行为的组成部分,进而认定金桥加油站销售了被诉侵权商品。对于销售行为,根据《商标法》规定,销售商一般应承担停止侵权的责任,如果不能提供合法来源,还应赔偿损失。

赠品中的商标侵权问题
谭乔莎
商标代理人
三友知识产权代理有限公司

实践中,赠品可能涉及的商标侵权主要有两种情形。一种是搭赠的商品本身属于假冒商品,因为搭赠属于销售,这种情形属于商标侵权。在(2020)皖0304民初1183号案中,被告蚌埠市禹会区金铂庄大酒店为了提高顾客的满意度,向顾客免费赠送罗莱蚕丝被,但是,这些赠品并非原告生产或委托生产的产品,系假冒侵犯注册商标的商品,该赠送行为被认为侵犯了原告的商标专用权。被告辩称其并非专营原告公司产品,只是为了增加客人满意度,赠予消费者,不是向外销售,不应承担侵权责任。法院裁判最终认为被告以提供赠品作为促销手段,从而推动其整体销售业绩的增加,属于商家经常采用的营销方式,赠品也应当视为商品,被告有义务保证赠品品质,同时赠品并不能作为其免予承担侵权责任的理由。

另一种情形是搭赠的商品本身属于正品,经营者在赠品上添加了自己的促销或核心商品上的商标,如果第三方在赠品或与赠品类似商品上注册了相同或近似商标,则可能构成商标侵权。这也是目前经营者在赠品促销中比较常见的一种可能构成商标侵权的情况。例如在(2016)粤73行终3号案中,中山市商业实业有限公司广州经营部销售黑人牙膏时附赠的纸手帕商品上使用了“DARLIE”商标,但已有第三方在第16类“纸手帕”等商品上注册了“黑人DARLIE”商标,该商标所有人杜桂彬向工商行政管理机关举报涉案纸手帕上使用的“DARLIE”商标构成侵权。法院认为虽然好维股份在牙膏等商品上注册了“DARLIE”商标,但核定商品不包含纸手帕,在涉案纸手帕上使用“DARLIE”字样标识并无合法依据,容易使相关公众对商品的来源产生误认和混淆。故涉案纸手帕系侵害杜桂彬商标权的商品。中山市商业实业有限公司广州经营部作为销售者,将侵权纸手帕作为赠品与黑人牙膏一起搭售,其行为已构成对杜桂彬注册商标专用权的侵害。

此外,当附赠商品本身是正品,且赠品上已有商标,如果经营者在该赠品上附加自己的促销或核心商品的商标且没有获得赠品上原有商标所有人的许可,这一行为改变了商品的状态,如果赠品上原有商标所有人主张权利,也有可能被认定侵犯正品商品上原有商标所有人的商标权。在这种情形下,经营者如果需要在赠品上加注自己的商标,应尽量取得赠品商品商标所有人的许可。

综上,无论是从相关规定还是相关案例来看,搭赠行为属于销售行为,赠品不是商标侵权的免责事由。企业在促销活动中对于赠品是否有合法来源,是否存在商标侵权风险都应做好预判和评估。

作为经营者,在经营活动中向顾客附赠商品时,首先要对所赠送商品来源及相关知识产权进行审查,一旦发现该商品并非正品,则应立即停止在经营活动中将其作为赠品提供给消费者;如果确实已经尽到了充分的审查义务,则应该保留可以证明这类赠品具有合法来源的证据,且这些证据能够形成完整的证据链,为将来做合法来源抗辩做好充分的准备。如果经营者需要在已有商标的赠品上贴附自己的商标,除了要检索是否有第三方注册相同近似商标,避免侵犯第三方在先权利外,也应尽量获得赠品上原有商标所有人的许可。

三友知识产权代理有限公司商标代理人谭乔莎

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