专利授权前的异议及听证

作者: Manisha Singh Nair,Lex Orbis
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Neon实验室有限公司(Neon Laboratories)依照《印度宪法》第226条对Troikaa制药有限公司(Troikaa Pharma Limited)于 2009年3月4日取得的第231479号专利一事提起令状申请书。

Troikaa200521日向孟买专利局提出一项专利申请,同时提交了临时说明书,随后又于2006125日提交了完整说明书。随后,Neon依照《专利法修正案》第25条第(1)款和2003年《专利规则》第55条规则提交异议申请,要求专利管理人对其异议进行听证。

首次审查报告

Manisha Singh Nair, Partner, Lex Orbis Intellectual Property Practice
Manisha Singh Nair
Partner
Lex Orbis Intellectual Property Practice

专利及外观设计助理管理人(简称专利管理人)于2008年1月14日发出首次审查报告,Troikaa于2008年2月22日对此作出答复。Troikaa此前也对Neon的异议提交了答辩,并向Neon送达了一份答辩副本。Neon对Troikaa的答辩作出了抗辩,并要求确定口头听证的日期。

根据Neon的请求,专利管理人通知各方当事人于200879日召开听证会。然而,在听证之日,Troikaa提出准备就其专利申请提交修改的权利要求书。双方商定,在Troikaa提交修改的权利要求书之后再举行听证。

Troikaa于2008730日提交了修改的权利要求书,但是Neon直至2008911日才收到。随后,Neon提交了对修改后的权利要求书的异议意见,并致函专利管理人要求将其意见记录在案。Neon还于20081230日致函专利管理人,要求就其对修改后的权利要求书的异议召开个人听证会。

Neon始终未收到对其上述函件的任何答复,为此于200956日致函专利管理人,反对其正在采取的处理方式(即根据修改后的权利要求书赋予Troikaa专利权)。Neon在此函中引述了《专利规则》第55条第(5)款和第(6)款的规定,并要求专利管理人遵照执行。

由于仍然没有收到专利管理人的任何答复,Neon进行了一般检索,并惊讶得知231479号专利已于200934日授予给Troikaa,而授予决定中竟然根本没有提到其异议。在专利授予之日三个多月以后,专利管理人向Neon转发了200963日作出的命令,该命令驳回了Neon的异议,并同意了Troikaa对权利要求书作出的修改。

没有公平听证?

在对Troikaa原有权利要求书、修改的权利要求书以及授予的权利要求书进行对比后,Neon在抗辩宣誓证言中表示其被剥夺了公平听证的机会;并进一步指出,专利管理人的命令没有说明修改的权利要求书是否在该专利申请的范围之内。Neon进一步指出:该命令称,2008年7月9日举行的听证会上已经对修改的权利要求书及其异议进行了处理,这种说法是荒谬的,因为修改的权利要求书直至2008年7月30日才提交,修改后的说明书更是迟至9月11日才提供给Neon。

Neon的主张依据的是2003年《专利规则》第55条第(6)款。根据该规则,专利管理人在对异议人的理由以及双方听证期间的陈词审查之后,要么驳回异议并授予专利,要么接受异议并拒绝授予专利。Neon进一步主张,如果异议人要求就申请人修改后的权利要求进行听证,则主管当局有义务给予异议人个人听证的机会。此时,如果主管当局未举行任何听证即根据修改的权利要求授予申请人专利,这就违反了1970年《专利法》第25(i)条款和2003年《专利规则》第55条的法定要求。因此,Neon称该专利授权因未召开听证而违反了法律的强制性要求,该命令应当予以撤销。

专利管理人表示,其已就Neon 2008年10月7日对修改后的权利要求的异议进行了审查,但是Neon没有提交支持其异议的任何证据;并且权利要求书的修改符合《专利规则》第55条第(5)款之规定。专利管理人还指出,申请人的专利申请符合《专利法》第43条授予专利的条件。此外,申请人对权利要求书所作的修改未超出该发明专利的范围,因此,根据2003年规则第5条之规定不需要单独就此举行听证会。

专利管理人进一步辩称,Neon无权根据《印度宪法》第226条申请令状。因为,仅仅违反自然正义原则不构成申请令状的充分理由,除此之外,Neon还必须证明其受到了歧视待遇,而在本案中Neon并没有提供相应证据。

高等法院的意见是,如果专利管理人认为在2008年7月9日首次听证之后没有必要再进一步听证,则他无需向Neon转发申请人修改后的权利要求书。因此,一旦专利管理人向Neon转发了修改的权利要求书并邀请其提出异议,在Neon提出个人听证的请求时,专利管理人有义务为Neon提供进一步的听证机会。

因此,孟买高等法院撤销了专利管理人的命令,并要求专利管理人召开由Neon和Troikaa参加的个人听证,并在听证会后三个月内重新作出命令并给出理由。

Manisha Singh Nair Lex Orbis 的合伙人。Lex Orbis是一家总部设在新德里的知识产权律师事务所

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