离职员工职务发明纠纷中实际发明人的认定

在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，为维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，《专利法》实施细则规定，“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”属于职务发明创造。

但在实践中，经常会遇到离职员工为规避该法律规定而采用其他发明人的名义进行专利申请，导致原单位在主张职务发明和专利权属时遇到困难。本文对现行法律规定进行分析，结合司法实践对如何认定实际发明人进行探讨，最后给出具体的建议。

现行法规和实践

《专利法实施细则》第十三条规定，“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。”因此，主张为实际发明人的一方需要举证其对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。在认定谁是实际发明人时，应该考虑权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度、需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

在江苏省高级人民法院（2016）苏民终988号案件中，法院对专利申请中记载的发明人进行了当庭询问，由于该发明人没有相关技术领域的相关学习和从业经历，对所属领域的同类产品基本无法辨识区分，而且现场对专利中涉及的专业软件的操作技能无法达到绘制专利附图的水平，法院综合认定该发明人并非涉案专利的实际发明人。

又如，在最高人民法院（2020）最高法知民终1532号案件中，法院从发明人的学习背景、工作经历、双方提交的研发记录等方面来考察发明人是否具备研发涉案专利技术的能力，同时结合离职员工作为新单位法定代表人的事实，从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断，认定了离职员工以及其所在的新公司以其他人名义进行专利申请，是为了规避法律。类似的案件还有不少。如果原告的证据充足，被告又无法对专利技术作出合理解释和说明，法院对于这种规避法律的行为是不会支持的。

企业应对措施

如果企业发现离职员工在离职一年内使用其他发明人的名义提交专利申请，而该专利申请确实与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关，可以考虑以下的方式来维护自身合法权益。

向人民法院提出专利权属纠纷，主张专利或专利申请归原单位所有。首先，原单位需要提供证据，说明离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。

其次，原单位需要证明涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。原单位可以从涉案专利的具体情况，包括其技术领域、解决的技术问题、发明目的和技术效果、权利要求限定的保护范围、涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等方面进行举证。

以侵害商业秘密为由展开维权。如果离职员工擅自申请专利的技术方案构成商业秘密，则可以依据《反不正当竞争法》的相关规定来主张离职员工擅自以申请专利的方式公开商业秘密，要求停止侵权和损害赔偿。如果侵害商业秘密的行为达到刑事立案标准，还可以向当地公安机关报案。

相关建议

企业在进行科技研发过程中，为了避免日后可能产生的专利权属产生纠纷，需要在研发人员的劳动合同或工作任务书中约定研发人员的详细和具体的职务范畴，负责的具体项目和研究方向。

企业可每半年对研发人员的工作成果或工作计划进行确认，具体明确企业研发人员的年度详细工作任务和目前工作的进展。企业还要注意保存技术研发的相关资料、内部沟通记录、来往邮件、试验记录等原始证据，必要时采用时间戳等方式进行证据保全。这样才能避免由于员工离职导致的研发成果的流失和损失，并且在以后可能的专利权属纠纷中获胜。

万瑞律师事务所主任陈坚。万瑞律师事务所是三友知识产权集团的旗下成员