案例分析:跨境知识产权许可合同纠纷的仲裁解决

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2012年,日本A公司与中国B公司签订了《技术转让合同》《商标转让合同》《专利权转让合同》以及《营业权转让合同》。依据四份合同约定,A公司将其所拥有的减摇水舱专利技术及相关专利权、商标权等转让给B公司,由B公司受让并分四期支付相应的技术转让费。

四份合同生效后,双方就合同的履行产生争议。A公司认为其已按照约定向B公司转让了有关的技术内容、提交了全部技术资料、提供了技术培训、转让了A公司在中国境内持有的商标权,并转让了A公司在中国境内持有的专利权,但B公司只支付了其三期转让费,尚余一期迟迟不予支付,构成违约。

B公司则认为,双方已经履行完毕了《商标转让合同》《专利权转让合同》及《营业权转让合同》,但《技术转让合同》尚未履行完毕,A公司仅转让了部分技术,但在完整、无误、有效方面均存在瑕疵。

基于上述争议,A公司以B公司为被申请人,向上海国际仲裁中心提起仲裁,请求裁决B公司履行支款义务并赔偿A公司损失;B公司则提出反请求,请求裁决A公司赔偿违约金。在仲裁程序中,当事人均委派了专家证人出庭作证、共同申请了技术鉴定并委托仲裁庭组织了调解。

仲裁庭意见

仲裁庭经审理认定,双方争议的核心在于A公司应当向B公司转让的专利技术范围以及A公司是否转让了完整、有效的专利技术。就此仲裁庭认为,本案中A公司已经通过交付相关大量技术资料和进行教育培训指导的方式,向B公司交付了《技术转让合同》约定的专利技术,B公司也已经受让了该技术,并且从2013年起一直使用至今。但结合专家证人的意见和合同约定来看,A公司交付的专利技术中,确有一些方面并没有全面实现或者完全达到《技术转让合同》中的相关约定条件。

在此基础上,综合考虑合同履行情况及当事人的意愿,仲裁庭认为《技术转让合同》履行不达约定标准的部分不再履行;相应的,将B公司应向A公司支付的技术转让费酌情予以调减,并不予支持双方各自要求对方赔偿违约金的仲裁请求/反请求。

简要评析

本案是一起涉及专利技术、商标、商业秘密等多项知识产权内容的涉外仲裁案件,仲裁庭三位成员分别来自学界、企业界和律师界,分别具有日本法律教育背景、大型企业法务管理经历和多年从事知识产权法律服务经验。仲裁程序中涉及大量专业技术文件的举证质证、专业技术人员的出庭作证、仲裁庭委托专业机构鉴定、仲裁庭调解等多项程序,仲裁裁决涉及法律适用、合同解释、专利技术标准认定等专业事项充分说理和分析。专家断案、非公开审理、程序灵活等商事仲裁机制的特点在本案中均得到了充分的体现,是一起运用仲裁机制解决涉外知识产权纠纷的典型案例。

上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)资深案件管理秘书张维宇、李挺伟