“注册商标三年未使用”免赔抗辩的认定

为了鼓励商标权人在经营活动中实际使用商标，避免不以使用为目的的商标注册申请及不正当维权的行为，2013年《商标法》修改时增加了第六十四条第一款的规定，确立了在商标侵权案件中如果商标权人未实际使用注册商标并且未因侵权行为受到其他损失时被控侵权人可不承担赔偿责任的制度。

《商标法》第六十四条第一款规定，“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”实践中，不乏以“三年未使用”抗辩不承担赔偿责任并获得法院支持的案例。本文拟结合相关案例对“三年未使用”免赔抗辩中可能涉及的问题及需要注意的要点进行简单梳理介绍。

关于使用的时间节点。第六十四条第一款中仅提到“此前三年”，并未明确是从侵权行为发生之日或者公证保全侵权行为之日还是商标权人提起侵权诉讼之日起往前推三年。实践中，部分判决采用的是从权利人提起侵权诉讼之日起前三年，也有部分判决中使用的是公证保全侵权证据之日起前三年。相较于商标连续三年不使用撤销案件，法院对于时间节点的把握更为宽松。如果商标权人能够提交公证保全侵权行为之日或者起诉之日前三年的使用证据，法院一般都会予以认可。

关于使用证据的要求。第六十四条第一款中的表述是“实际使用”，对于实际使用应该达到什么程度或者提交的实际使用证据具体有哪些要求并没有明确规定。实践中，法院一般要求商标权人提交的使用证据应该是核定使用商品上公开真实有效的商业使用。在（2019）粤0303民初1076号“双飞人”商标侵权一案中，被控侵权方提出了免赔抗辩，法院认为商标权人提交的使用证据是第3类商品上的使用证据，但其主张的权利商标是注册在第5类商品上，并且其提交的使用证据多为复印件且是内部研发的证据，不能证明公开的进入市场流通领域的使用。因此在该案中，法院判决认定商标权人未能证明其在三年内使用了商标，未支持其损失赔偿的请求。在（2018）京73民终1134号“AFANTI”商标侵权一案中，二审法院认为商标权人的“AFANTI”商标主要涉及的服务为动画制作加工、图书出版等服务，虽然“AFANTI”商标核定使用服务包括学校（教育），但在案证据未能证明商标权人在学校（教育）领域对“AFANTI”商标进行了实际使用，因此对一审法院支持的损失赔偿部分予以撤销。

通过上述案例可以看出，在使用证据的要求上，商标侵权纠纷中法院对于商标权人提交的使用证据的要求与连续三年不使用撤销制度中的使用证据要求基本一致，即商标的使用必须是在核定使用商品上的使用，且使用证据必须是真实公开的商业使用。商标权人可以参照《商标法》第四十八条有关商标使用的规定进行举证。被控侵权方在免赔抗辩中也主要可以从商标权人提交的使用证据是否属于对核定使用商品或服务的使用、是否进入市场流通领域起到识别商品来源的作用等方面来进行反驳。当然，如果被控侵权方能够通过连续三年不使用撤销其权利商标，对于其主张“三年未使用”免赔抗辩应更为有利。

需要注意的是，“三年未使用”免赔抗辩应该在一审提出，且免赔抗辩仅仅是免除赔偿损失，被控侵权方仍然应该停止商标侵权行为，并且对于商标权人的维权合理开支法院一般仍然会判令被控侵权方承担。此外，根据《商标法》第六十四条第一款规定，即便商标权人未在此前三年使用权利商标，如果其能够证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权方仍然要承担赔偿损失的责任。

结论

企业在使用尚未获得注册的商标前应该注意做好查询，避免侵权风险。如果被诉商标侵权而商标权人并未实际使用其权利商标的，企业可以尝试以“注册商标三年未使用”进行抗辩以免除损失赔偿责任或者减轻赔偿责任。对于商标权人来说，因为《商标法》保护的是商标注册人因使用商标而在商品或服务上凝结的商誉，所以商标权人应积极使用商标。对注册商标真实有效的商业使用不仅是维持其权利稳定的基础，也是维权中取得损失赔偿的基础以及确定赔偿金额高低的重要考量因素。

万瑞律师事务所律师胡淼