最高院就贴牌加工是否构成商标侵权再表态

备受关注的“东风”定牌加工案（2016最高法民再339号），最高人民法院于2018年4月8日发布了再审判决书，认定该案中定牌加工行为不构成商标侵权。该案是最高院继PRETUL再审案（2014民提字第38号）后再次对涉外定牌加工侵权问题进行表态。

涉外定牌加工（OEM）是指在中国加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品并贴附其提供的商标，将加工的产品全部交付给境外委托人。涉外定牌加工中生产与国内商标权人注册商标核定使用的商品相同或类似的产品，并贴附与国内商标权人注册商标相同或近似商标标识的行为，是否构成侵犯国内商标权人的注册商标专用权，这在司法领域是争议已久的问题。

首次表态。最高人民法院在PRETUL再审案中就涉外定牌加工是否构成商标侵权问题进行了首次正式表态，最高院以商标意义上的使用行为作为侵权判定的前提，在该案中认为，境内加工方接受墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。而商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。因此，由于委托加工方贴附标志的行为不属于商标法意义上的商标使用，不构成侵犯商标权的行为。

第二次表态。在东风再审案中，最高院延用了以商标意义上的使用行为作为侵权判定前提，同时，对合理注意义务及实质性损害问题进行了充分的考量，最高院在该案中认为，商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，不构成商标法意义上的侵权行为。同时，考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示国内加工方接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对国内商标权人的商标权造成了实质性的损害，否则一般情况下不应认定其上述行为侵害了国内商标权人的商标权。

随后，最高院认为国内加工方在接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎的注意义务；且国内商标权人已无法合法出口至印度尼西亚销售，国内加工方接受委托从事定牌加工业务，对国内商标权人在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。

最高院在PRETUL案及“东风”案中的判案思路，今后应会被各级司法机关采纳。在“东风”案件中，最高院对“合理注意义务”问题进行考量后，认定国内加工方在接受委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。对于“合理注意义务”的要求程度，笔者认为，要求国内加工方对委托方的商标权利证明进行形式审查并了解商标权利状态已可以满足合理注意义务的要求。如果要求国内加工方审查国外商标是否是恶意抢注或对商标其他正当性、合法性进行审查，势必会使国内加工方承担过重的实质审查义务，往往也超出了其自身判断能力。

为避免商标侵权纠纷，国内加工方应确保其贴牌加工产品全部用于出口，不应在中国境内销售。对于国外商标权人，应尽量完善包括商标在内的知识产权布局，尽早在中国进行商标申请注册。

在笔者以往代理过的涉外定牌加工案件中，不乏国内商标权人恶意抢注，而后通过海关查扣再提起侵权诉讼，以谋取金钱或其他商业上的利益。在这种情况下，根据实际案件情况，可以考虑从在先使用、涉外贴牌加工不属于商标意义使用等方面进行侵权抗辩。如有证据可以证明国内商标权人的商标属于违反“诚实信用”的恶意注册，根据最高人民法院在相关指导案例中的裁判观点，法院可以以权利滥用为由，不给予国内商标权人法律的支持和保护。

作者：三友知识产权代理有限公司律师石亚凯