如何应对“公知常识”问题

在中国的专利审查实践中，特别是在涉及专利的创造性问题时，审查员和申请人对某些区别技术特征（或其组合）是否为“公知常识”存在争议，这给申请人造成了很大困惑。

关于公知常识，审查员经常使用的属于同一概念的还包括常用技术手段、常规选择和常规设计等等。但是，在中国专利法及其实施细则中，没有关于公知常识的定义，只是在《专利审查指南》中给出了以下几种情况：

实质审查中：

《审查指南》第二部分“实质审查”规定：审查员可以引入“公知常识”，与对比文件相结合，判断权利要求的创造性。另外，《审查指南》在第二部分第八章规定：审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够“说明理由”或“提供相应的证据”予以证明。

复审和无效过程中：

《审查指南》第四部分第二章提到在复审过程中：“在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。”《审查指南》在第四部分第八章关于专利无效过程中“证据的质证和审核认定”部分提到：“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。”

几种判断情况

在审查过程中，审查员大量使用“公知常识”与对比文件相结合，来判断权利要求的创造性。具体引入公知常识的方式如下：

1. 权利要求与对比文件1（或进一步结合对比文件2或3）的区别技术特征为A，A为公知常识（或常用技术手段、容易想到的）；
2. 权利要求与对比文件1（或进一步结合对比文件2或3）的区别技术特征为A、B，但是审查员认为A为公知常识，B为常用技术手段，或B在对比文件2的技术启示下是容易想到的；
3. 权利要求与对比文件1（或进一步结合对比文件2或3）的区别技术特征为A、B、C，但是审查员认为A为公知常识，B为常用技术手段（或B在对比文件2的技术启示下是容易想到的），C也为公知常识或常用技术手段。

针对上述情形，我们建议申请人在答复关于公知常识的意见时从以下几点陈述意见：首先，关注对比文件是否存在对应用技术特征A、B的启示。如果不存在这种技术启示，则该特征A或B不是公知常识。

第二，应该质疑区别技术特征A、B、C等的组合。在审查意见中，审查员往往指出权利要求与对比文件的区别技术特征为A、B、C等，然后推导出这些区别技术特征分别对应的所要解决的技术问题，并据此断定这些区别技术特征为公知常识或常用技术手段，从而断言这些公知常识与对比文件的组合导致权利要求缺乏创造性。

针对这种审查意见，申请人应该分析每个特征A、B、C等在对比文件中的作用、技术效果以及对比文件是否存在组合这些特征的启示等。特别是应该分析对比文件是否存在将A、B、C等公知常识与对比文件组合的启示，因为这种组合往往很难实现。

最后，应该质疑区别特征A、B、C等的时效性。申请人应该提醒或者陈述区别技术特征A、B、C等在申请日之前可能不是公知常识的意见。

两点思考

“公知常识”的引入应该一致：

从《审查指南》关于审查过程和复审及无效过程的规定中可以看出，在审查过程、复审和无效中引入“公知常识”时，要求上是不一样的。无效过程中的公知常识的引入需要引入方举证。因此，在审查过程中，如果申请人质疑该公知常识，则建议申请人要求审查员举证。

适当借鉴国外的经验：

在美国，审查员对于简单的、毫无疑义的断定为“公知常识”的特征，审查员可以不举证，但是当申请人质疑对公知常识的认定时，审查员必须举证说明某一特征为“公知常识”。

在日本，专利局对公知技术（惯用技术）进行了具体的定义，并且要求审查员在引入公知技术时，除了不必列举的场合以外，尽可能地给出文献。而当申请人对公知技术持异议时，虽然没有明确要求审查员提供文献证据，但要求最好给出文献证据。